凯拓：聚焦在美专利新动向

　　2014年10月30日，由美国凯拓国际律师事务所（以下简称凯拓）举办的“2014知识产权法律研讨会”在上海举行，来自凯拓的4位在美合伙人专程飞抵上海，和近百名企业法务人员分享探讨了美国专利近期的最新动态。

　　应对非执业实体(NPE)

　　随着专利货币化的不断发展，非执业实体、专利质押等都成为专利获利的相关词。自2008年起，在美国法院提起的专利案件数呈急速上升状态，截止至2013年9月，这个数字已经远超6000件，其中近50%案件的提起者都是非执业实体（以下简称NPE）。凯拓合伙人Babak Sani先生指出，在近20年来的法院判决中，尽管平均损害赔偿的数字有所下降，但NPE获得的平均损害赔偿仍保持着高于执业实体获得赔偿的水平。近几年，专利交易市场迅速发展，2013年，柯达公司以5.2亿美元的价格出售了自己1100件专利，其中的收购方除了像苹果、三星这样的大财团外，也包括NPE的巨头高智发明。NPE拥有大量的专利，通过专利授权和专利诉讼获取利益，对整个专利市场形成了不小的冲击，打破了传统的概念。

　　很多人认为，对于NPE这类专利流氓，在早期进行和解是一种示弱的表现，这反而会鼓励NPE去诉讼更多其他的公司，以此获得更多利益。凯拓合伙人James Isbester先生却不这么认为。在他看来，早期和解是一种理性的行为。他认为，NPE提起诉讼的目的有两个，一是更早地获得款项来资助其进行诉讼；二是确认专利的有效性。早期和解反而会尽可能地降低被告的成本，一旦其他公司率先和NPE达成了以上目的，那么被告想要再和NPE和解就会变得非常困难。若不进行早期和解，一旦让NPE知晓了被告的销售业绩，还可能导致NPE根据得到的相关资料向法院请求提高诉讼的赔偿额，到时候反而会得不偿失。

　　针对不同类型的NPE，Isbester先生和与会企业代表提出了不同的应对策略。例如像高智发明这类的“巨型流氓”，它们拥有充足的资金和专业的诉讼团队，相比其他类型的NPE而言更愿意提起诉讼，针对此类巨型流氓，绝不能轻视它们，应该把其视为竞争对手去积极应对诉讼。而面对上市公司，其大量购买专利的原因在于装饰其业绩报告，它们通常希望尽可能得降低其诉讼成本并获得早期收益。提出中止审理往往会打断上市公司的业务模式，造成其利益损失，因此如何更好地利用中止审理等程序有助于企业应对此类专利流氓。Isbester先生在会上提醒中国企业，在诉讼过程中，被告应尽可能简化取证的流程，更多地依赖非正式的取证方式来降低成本。此外，还要减少提交申请的数量，把重心集中于关键点上，对侵权辩论中的问题予以质疑即可。同时，要尽量避免使用一些成本高昂的诉讼工具，如大规模的数据库文件及视频证据等，这些证据无论是在制作管理还是在庭审出示时都会增加成本。

　　为了防止NPE带来的不利影响，许多防御性专利集合体也应运而生，其中最为成功的例子是RPX。作为会员制专利风险管理服务提供商，RPX从市场中收购专利，通过缴纳年费的方式订购专利组合，保证其会员不会因为这些专利而遭遇诉讼，从而有效地避免了相关领域的侵权诉讼。据Sani先生介绍，RPX目前持有约4500项专利资产，也成功地在520项诉讼中驳回了逾65项专利起诉。

　　多方复审(Inter Partes Review，IPR)

　　Isbester先生认为，NPE的诉讼将永久存在于美国商业之中，但是如今该问题已经比过去要容易管理得多，多方复审逐渐开始成为对NPE专利展开进攻的强大工具。

　　建立在原多方再审程序之上，于2012年9月16日生效的多方复审程序是美国法典第35编中一个新的专利无效程序。据介绍，该程序在美国专利商标局的专利审判和上诉委员会进行，可以对任何类型的已有专利就其新颖性和显而易见性提起多方复审。该程序允许除专利权人以外的任何人挑战现有专利，但只能以专利和印刷出版物为质疑基础。值得注意的是，若提起人为相关专利诉讼的被告，为避免被告利用多方复审程序拖延相关的诉讼程序，多方复审首次提起的时间被限定在送达起诉状之后的一年内。

　　作为一个迷你版的无效诉讼程序，多方复审涵盖了审讯以及证据发现等具有诉讼性质的程序。凯拓合伙人WabKadaba先生向与会企业介绍，多方复审程序最大的优点在于高效，整个程序最长在立案后1年内（特殊情况可以延长至一年半）即可作出终局判决，而联邦地区法院的专利诉讼往往需要几倍的时间。除了时间短之外，多方复审程序的花费也比较低廉，而一般联邦法院的专利诉讼往往动辄几百万美元。更重要的是，在多方复审程序中，美国专利商标局的法官都具有专业的技术背景，这更有利于公正地判决。

　　另外，DavidSipiora先生也提到了多方复审程序的另一个重要作用——为正在进行的诉讼提供中止诉讼的机会。在中止审理的过程中，不会产生诉讼费用，因此通过多方复审程序，被告的诉讼成本会相应降低。据了解，在过去的两年中，申请多方复审的案件有近76%批准了其中止申请。

　　当然，多方复审程序也是有风险的。

　　凯拓律师提醒国内企业，当相关的专利有效性诉讼已经在进行中时，那么则无法提起该程序。如果挑战方败诉，今后他就再也不能在任何程序（包括联邦地区法院的专利诉讼和337调查）中用同样的理由提出专利无效的请求。因此，无论是选择诉讼，还是选择多方复审程序，都必须做好充分的准备应对。

　　在专业律师看来，多方复审提供了较易质疑专利有效性的方法，已经成为非常高效的工具，可以有效降低被告的诉讼成本，同时能够迫使专利所有权人考虑更有利于诉讼的和解方式，避免诉讼带来额外的经济损失。Kadab先生也指出，该程序只能适用于不太复杂的专利诉讼。

　　据了解，凯拓国际律师事务所（Kilpatrick Townsend）是一家在全球拥有18个分支机构的美国律所，在中国已积累近十年的经验。凯拓知识产权部拥有超过300名律师，其上海办公室立足张江高科技园，重点为张江高科技企业提供在美法律服务。

　　文／毛思婧 China IP