以比较法为视角讨论专利法下“修理”与“再造”的区分方法

　　按照专利法中“权利用尽”的原理，在商品经专利权人同意售出后，买方对专利商品的使用、转售行为不再被视为侵权，但买方制造专利商品的行为仍然构成侵权。当一个商品因被使用而发生损坏，对它进行充分的维修或维护，一般认为是正常的，被视为“使用”行为。而当需要维修的内容过多时，这种维修行为是属于“使用”还是“制造”就存在争议了。讨论者一般以“修理”与“再造”描述其间的区别。

　　这一问题曾因日本佳能墨盒案1在我国引起过广泛的讨论，学者们提出过不同的区分标准，但最终并未形成统一认识。反映到司法上有一个具体的例子，即“旧瓶装新酒”，对此我国不同的地方法院会得出截然相反的结论。这给经济活动造成了相当大的不确定性。

　　关于修理与再造的区分标准，需要根据个案的情况来判断，但这方面的法律政策也起着非常重要的作用。研究分析各国的司法实践，对于我们在具体案件中把握基本方向具有借鉴意义。

　　一、问题的本质：是否已成为已耗商品

　　总体来说，世界各国在区分“修理”与“再造”时，均需要比较买方获得的商品及其处理后的涉案商品，判断是否属于相同的商品。如果是相同的商品，可认为只是维修行为，属于使用商品的一个方面，否则可认为已经在制造一个新商品。

　　但各国在该问题上仍然有一些差异。在德国，区分的关键是所采取的行为是否使商品保持了原有的“身份”；2在日本，是看该行为产生的商品是否与原商品保持“同一性”。3也即，德国与日本是比较原商品与处理后的商品：当处理后的商品被认定为不再是原商品时，就把此行为称为“再造”，否则就称为“修理”。

　　而美国则采用比较原商品与处理前的商品。当买方购得的原商品随着时间的推移，整体已经被耗费尽（spent）时，则认为该商品已经不再是原商品（笔者把这种商品叫做“已耗商品”）。买方对已耗商品进行处理，得到的只能是一个新的商品。4

　　美国的做法其实真正找到了问题的实质：随着时间的推移，原商品发生了变化，买方为了恢复原有状态，采取了什么样的行为，由所处理对象的不同来决定。区分修理与再造，本质问题不在于买方采取了什么样的行动，而在于他所处理的这个商品的状态，即这个商品是否已经成为已耗商品。如果认为它仍是原来的商品，买方的行为就属于“修理”，否则就属于“再造”，构成了侵权。

　　需要注意的是，虽然重点是考察原商品转换为已耗商品这个时间点，但被告的某些行为也有可能决定这个时间点，我们把这些行为称为“准备行为”。

　　英国上议院2000年判决的United Wire案5提供了一个“准备行为”的很好例证。该案中，原告拥有一个关于筛子的专利，筛子由框架和筛网构成，随着筛子的使用，筛网会发生磨损，磨损后的筛子仍然可以使用，只不过效率变差。被告回收已经发生磨损的筛子，将筛网去掉后装上新的筛网。一审法院认为被告的行为只是延长了筛子的使用年限，应该算作修理；但上诉法院及上议院均认为被告的行为延长的是框架的使用年限，而非筛子整体的使用年限，因而被告仍构成制造行为。

　　可以看到，当筛网被磨损后，由于原告的用户仍可使用，因此筛子整体仍然存在，筛子仍是原来的商品。当被告将筛网去掉之时，才导致原来的筛子变成了已耗商品（此时的已耗商品就是框架）。因此被告后续在原框架上重新安装筛网的行为，已经不再是针对原告卖给其用户的产品了，而是重新制造一个产品。

　　二、对成为已耗商品的判断标准

　　接下来的问题是，一个商品被使用到何时才算被消耗尽了？按照美国法院的理解，这意味着原商品的整个使用年限已经过去。6这里的“使用年限”是一个很宽泛的概念，并非一定意味着某个固定时间的经过，这个概念蕴含着相当的主观性成分，其实质是指买方对商品效用的预期是否已经达到，从另一个角度讲，这意味着商品的“整体”已经不存在了。当买方处理商品的行为只是要保持其对这个“整体”的使用时，他所处理的商品仍然是原来的商品，因而其行为只是修理而非再造。7

　　美国的Cotton-tie一案8是一个典型的因商品已经被“消耗尽”的情况。该案涉及的专利是一种捆绑棉花包的装置，由金属带及带扣组成，当棉花包被运到棉花加工厂后，金属带会被剪断，整个捆绑装置会被作为废品丢弃。被告取得了这些被丢弃的金属带及带扣后，重新把金属带铆接起来销售。法院认为当金属带被消费者剪断后，它就不再有用处，被剪断后的捆绑装置已经不再是以前的捆绑装置，即原来的捆绑装置在被剪断时即已经成为已耗产品，因此被告后续将它重新铆接的行为属于制造。

　　虽然上述标准相对于“比较处理前的商品是否是仍然是原来的商品”要更清楚一些，但至于什么是买方对商品效用的预期、什么是商品的整体，仍然非常抽象，依然是一个需要个案判断的问题。美国法官认为，在个案判断中，专利本身的目的、性质和范围、交易双方的意图、商业惯例、双方的利益平衡等，都需要纳入考虑的范畴。

　　三、处理的部件对判断已耗商品的影响

　　如果能够像Cotton-tie案一样，从商品的使用目的、商业惯例等方面认定商品已经被耗费尽了，则能够自然地把一个处理行为认定为再造。但如果从这些方面入手，无法判断商品是否已经被耗费尽了或者是否还是一个整体，就只能从需要处理的部件入手来考虑。哪些部件损害后意味着原来的商品已经变成了已耗商品，使得对这个部件的更换（replacement）或重整(refurbishment)将被认定为再造，一直是个争论很大的问题。

　　（一）美国的观点

　　美国在Aro Mfg.案中认为，买方可以任意地更换不受专利保护的部件。任何部件发生损害时，均不意味着商品整体受到破坏或者说商品被耗费尽，因而更换该部件的行为不构成再造。

　　也即，美国认为所更换的部件对于专利技术而言是否核心是没有关系的，无论其价钱如何、在专利技术中扮演什么角色等，都对结论没有影响。之所以得出这一结论，是因为法官认为专利法授予的垄断权是以权利要求书来限定的。如果权利要求保护的是一个整体，则垄断权就不能及于其中的任何部件，无论该部件对于专利整体而言是多么的核心。一个商品中不受专利保护的部件，等同于一个没有任何专利保护的设备。而如果认为买方更换一个整体商品的核心部件算作再造，意味着只有专利权人能提供这个核心部件，等于扩大了垄断权的保护范围。

　　（二）德国的观点

　　德国Impeller Flow Meter案涉及一个关于叶轮流量计的专利，其中包括了一个测量单元的技术特征。买方从专利权人购买受专利保护的叶轮流量计，当测量单元损坏后，买方使用了被告提供的测量容器（measuring capsule）替换掉了原来的测量单元。德国最高法院认为，被告提供的测量容器实施了发明的实质性部分，因而买方的行为构成了再造，被告构成帮助侵权。在具体判断时考虑的因素大致可以分为两个方面：一是看这个部件对发明技术效果的实现的贡献程度，二是看根据通常的情况，是否该部件本来就是需要在商品的生命周期当中被经常替换的。如果是那些虽然对发明的技术效果贡献很大，但按照通常的理解需要经常更换的部件发生损坏，则更换这个部件的行为只属于维修。

　　德国最高法院在2012年Pallet Container案中，对上述判断标准再次进行了确认。该案涉及一个托盘式容器专利，包括一个平托盘（flat pallet）、一个内部容器(inner container)和一个外部套筒（outer sleeve），专利权人销售的专利商品由被告取得后，被告以自己制造的相似内部容器替换以前已经损坏的内部容器。法院在本案中再次强调，“争议的部件按照通常的理解是否在商品生命周期中会被替换”是一个首要的问题，只有这个问题获得了否定的答案，考虑该部件对发明效果的贡献才是有必要的。而对这个前置性问题的回答，需要考虑在交易习惯中，是否将这个部件的损坏视为对原商品“身份”的破坏。9

　　（三）日本的观点

　　日本最高法院2007年在“佳能墨盒案”中，对修理与再造的判断标准进行了阐释。该案涉及一项墨盒专利，专利权人在销售墨盒时将墨水吸墨口密封，被告回收空墨盒后将吸墨口重新开孔，再次充墨后将口封住再予以销售。法院在认定侵权时，认为被告这个“开口”的操作“改变了墨盒的本体”。10

　　在判断标准上，日本最高法院提出了4项考虑因素：（1）专利产品的属性；（2）专利发明的内容；（3）加工以及构成材料替换的状态；（4）交易的实际情况。对于第（1）项，包括了产品的功能、构造、材质、用途、保质期、使用状态等。对于第（3）项，包括了处理之前专利产品的状态、加工的内容及程度、被替换构成材料的使用期限、构成材料在专利产品中的技术功能及经济价值等。

　　从日本法院对这些因素的解释中很容易看到，考虑第（1）项与第（2）项，实际是为了考察被处理的部件在专利方案中的作用，即该部件是否与发明点有关。考虑第（3）项与第（4）项，在很大程度上是要判断该部件是否根据商业惯例是被预期要替换的。另外第（3）项中的“加工的程度”，也可以理解为考虑处理行为本身的复杂程度。

　　（四）英国的观点

　　英国最高法院2013年在Schütz案11中，对修理与再造的划分标准做了比较清晰的阐述。该案同样涉及一个托盘式容器的专利，专利商品主要由一个笼子和笼子中间一个独立的瓶子构成，当瓶子装过有毒的溶液或者被损害后，就需要被更换。被告就是从事这种“更换”业务的公司。该案争议的主要焦点是，更换瓶子的行为是否属于制造专利商品。

　　法院认为，这类案件需要判断这个更换的部件（即瓶子）对于整个专利产品而言是否是次要的部分，在做这样的判断时应参考如下四个因素：

　　（1）被替换的部件相对于专利产品其他部分的寿命。如果其寿命相对很短以致人们本就预期它会被替换，则会有利于认定它是次要部分。

　　（2）被替换的部件是否包含了发明构思。如果没有的话，也会有利于认定它是次要部分。

　　（3）被替换的部件相对于其他部分是否相对独立。如果相对独立，则有利于认定它是次要部分。

　　（4）处理工作的复杂程度。越简单越有利于认定处理的部分是一个次要部分。

　　四、对修理/再造判断思路的评价和总结

　　我们可以把以上几个国家划分修理与再造的标准归纳如下（见表一）：

　　表一：美德日英各国对修理与再造的划分标准

　　国家 判断标准

　　美国 更换任意部件，均不构成再造

　　德国 如果按照交易习惯，通常预期相关部件需要被更换，则不构成再造；

　　否则，视部件对发明效果的贡献程度决定。

　　日本 综合考虑4项因素：专利产品的属性、专利发明的内容、加工以及构成材料替换的状态、交易的实际情况。又可归纳为3项：

　　（1）被处理的部件在专利方案中的作用；

　　（2）该部件是否根据商业惯例是被预期要替换的；

　　（3）处理工作的复杂程度。

　　英国 综合考虑四个维度：

　　（1）被替换的部件相对于专利产品其他部分的寿命；

　　（2）被替换的部件是否包含了发明构思；

　　（3）处理工作的复杂程度；

　　（4）被替换的部件相对于其他部分是否相对独立。

　　笔者认为，美国的方式对认定再造行为而言过于严格。如果按照字面理解这种标准，几乎不可能再有什么再造行为，将会使得产品的使用寿命无限延长，不可能变成已耗商品，12即会出现“虚构的斧子”（apocryphal axe）的问题：斧头的主人自夸，尽管这把斧子的斧把已经换了五次，斧头已经换了两次，（但按照Agro Mfg.案的观点）这还是我的曾祖父以前的那把斧子。13

　　另外，Agro Mfg.案的这一结论，主要是由于法官认为不应把专利的垄断权扩展到未主张专利的部件上，即使这个部件构成了专利产品的实质性部分。这种观点与美国的间接侵权规则也是相矛盾的，美国的间接侵权规则并未把专利侵权如此严格地界定，而是承认提供某些专利产品的实质性部件可能构成专利侵权。14

　　对比德国、日本和英国的标准，可以看到三国均把“根据交易习惯，相关部件是否预期要被更换”作为一个重要的参考因素。所不同的是，德国把这个因素作为其他因素的先决条件，只有在这个因素未满足时（即并没有发现相关部件是预期要被更换的），才考虑其他因素。而日本和英国仅仅把这个因素看做是众多要考量的因素中的一个。笔者认为，这种区别其实是一个法律政策的选择：法律要在多大程度上保护交易安全或者说买方的利益。德国显然把这一点放在了首要地位。

　　另外，日本和英国也特别地把处理行为的复杂程度纳入了考量，应该说有一定的合理性，但这一因素显然不是太重要，因为在判断修理与再造时，首先要考虑的是原商品是否已经变为了已耗商品。一般来说，损耗程度越高，越可能被认定为已耗产品，而复杂的处理行为可以在一定程度上反映出原商品的损耗程度，但其作用也仅此而已。

　　综合前几部分对各国修理/再造司法实践的研究，对界定一项恢复产品功能的处理行为是修理还是再造时，判断思路可以总结如下（见图一）：

　　图一 美德日英各国对修理与再造的判断思路

　　五、具体的应用——对中国“旧瓶装新酒”案的思考

　　我们可以用上面的思路，来分析在中国引起争论的“旧瓶装新酒”问题。对此，中国山东、四川、河南三地的高级法院、哈尔滨中级法院分别在不同案件中做出过截然相反的判决。15

　　这些案件的基本情况是相似的：原告拥有饮料瓶的外观设计专利，原告或其被许可人将其生产的饮料装入该外观设计专利酒瓶并销售。消费者饮用完饮料后就将饮料瓶丢弃，被告回收旧饮料瓶，对其进行清洗消毒后，重新装入自己生产的饮料并对外销售。

　　针对同一案情，山东法院认定被告的行为不构成专利侵权，因为原告的被许可人在首次销售酒产品后就已经获利，原告的专利在其售出后即发生了穷竭。16而四川法院、河南法院以及哈尔滨市法院均认为这种情况下属于“再造”行为，构成专利侵权。

　　按照之前讨论的思路，这一案情下最核心的问题就是被告在获得饮料瓶时，饮料瓶是否已经成为“已耗商品”。这需要从饮料瓶所使用的场景、目的、被正常处置的方式等方面综合考虑。

　　对于一个作为包装使用的外观设计专利产品（瓶子），使用目的就是以其独特的造型吸引消费者购买。消费者购买后，它的使用目的就已经达到，之后消费者会打开这些包装去消费里面的真正产品。通常对于这种包装类的产品，消费者在使用完后会将其作为废品丢弃，丢弃时消费者可能为了节省空间等原因对其进行破坏，例如拆开包装纸盒、压扁易拉罐形式的包装瓶等，也可能不对其进行任何破坏，例如对玻璃材质的包装瓶。但无论是否对其进行破坏，都不影响消费者认为其已经失去利用价值的本意。

　　笔者认为，这种包装类的外观设计专利产品，在消费者打开它并使用其中的真正消费品（例如酒）时，就成为“已耗商品”，或者最晚也应在消费者对其中的产品消耗完毕后，即成为已耗商品。此时再回收并将它恢复到以前的状态（即作为包装商品），就构成了再造而非修理。这同美国的Cotton-tie一案其实是类似的，对比如下（见表二）：

　　表二 Cotton-tie案与旧瓶装新酒案对比

　　Cotten-tie案 旧瓶装新酒案

　　使用场景 用于捆扎棉花 用于装酒产品

　　使用目的 便于棉花被运送到加工厂 吸引消费者购买

　　目的实现 棉花被运送到加工厂后 消费者购买后

　　正常处置方式 剪断、丢弃 开瓶、酒喝完后丢弃

　　再造方式 重新铆接起来，用于捆扎新棉花 清洗、消毒，用于灌装新酒

　　不同的是，在旧瓶装新酒案中，酒瓶这一专利商品仍然是完整的，其物理形态没有变化（如果不考虑瓶盖被打开的情形）；而Cotten-tie案中，捆扎带需要被剪开，因此专利产品的物理形态发生了变化。如果一定要把物理形态发生变化作为原商品成为已耗商品的一个必要条件，则回收利用酒瓶以及任何包装类产品再使用的行为，都可能很难被认定为再造。这种观点完全没有顾及市场上实际的交易情况，而机械地认为再造一定要有一个物理上从无到有的过程，17笔者认为是欠妥的。按照这种观点，对于一个有专利保护的易拉罐包装产品，如果消费者喝完其中的饮料，将其捏扁，饮料商回收后将它拉直、打平、清洗、消毒、再灌装饮料，就属于再造；如果消费者只是顺手扔掉，饮料商回收后将它清洗、消毒、再灌装饮料，就不属于再造。这种观点不过是鼓励包装品的回收者只回收那些被消费者顺手扔掉的瓶子而已，并没有太大意义。一个商品从原商品变为一个已耗商品，其物理形态的变化并非是一个必然要件，只是一个重要的参考因素。有时候从原商品变为已耗商品，只是根据市场交易的习惯在观念上认定的一个结果。

　　最高法院虽然并未在正式公布的司法解释中对这个问题予以明确，但从其公布的一些文件中可以看出，似乎也是支持笔者这一观点的。在2003年公布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿2003.10.27-29)》第27条：“下列行为属于制造专利产品的行为：……（三）为生产经营目的回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品。”另外，2009年7月发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第13条：“回收特定包装物外观设计专利产品用于包装相同或者相近类别产品的，人民法院应当视为专利法第十一条、第六十九条规定的‘制造’。”在这些非正式的文件中，均将回收利用包装产品的行为视同为“制造”。

　　张晓

　　中国社会科学院法学研究所 博士后