中国企业海外并购知识产权风险防范

　　一、前言

　　随着全球化进程的加快，跨境并购的案例逐步增加，中国企业也开始在这股并购全球化的潮流中扮演越来越重要的角色。2016年，美的集团以40亿欧元将德国机器人巨头库卡收入囊中，中国化工430亿美元收购瑞士农资公司先正达，中国企业的海外并购可谓风起云涌。

　　据统计，从2014年到2016年，中国投资方发起的海外并购交易无论是数量还是金额均逐年递增。2016年全年，中资共发起了729宗海外并购交易，较2015年同比增长73.16%，其中有500宗披露了交易金额，共计约3318.74亿美元，较2015年同比增长94.28%。可以预期，中国企业海外并购未来将成为常态。

　　中国企业海外并购爆发式增长的动因可能与国内经济发展规模趋于饱和以及人民币汇率更加市场化相关，但更深层次的动因之一是中国企业对获得海外企业核心技术的渴求。一直以来，技术始终是中国企业的软肋，由于缺乏核心技术，中国企业常常要向国外企业支付高额专利费。随着全球经济一体化进程的深入，我国企业同外国企业之间的竞争愈加激烈，外国跨国企业对技术转让更为谨慎，对知识产权的保护更加严密，最先进的核心技术往往由于东道国的诸多限制不能通过外商投资引进中国。为了快速获得一般贸易或技术转让协议不易得到的核心技术，中国企业不得不采用跨国并购的方式，将国外拥有技术优势的企业作为并购目标以获取专利技术。与自主研发相比，跨国并购具有非常明显的速度效益，为企业直接获取国外时效性强的研发技术提供了捷径[1]。因此，业内领先专利、成熟品牌等知识产权资产成为中国企业海外并购的关注焦点。

　　从美的集团收购德国库卡，到中国化工收购瑞士先正达，可以看出中国企业海外并购案中将知识产权作为首选要素的比例越来越高。库卡是全球机器人研发制造领域的四大巨头之一，拥有机器人核心技术专利1000余件。2016年美的集团收购了德国库卡94.55%的股份，并获得了相关专利的所有权。目前，美的集团在自动化生产线上使用的库卡机器人有1000多台，成本下降了20%。收购完成后，美的集团具有了较强的智能机器人研发和制造能力，不仅自身使用的机器人采购成本大幅下降，而且还可为国内外企业提供先进的机器人产品。中国化工以430亿美元并购瑞士农药巨头先正达100%股份是2016年金额最大的海外并购案。先正达在全球68个国家和地区拥有1.89万件专利，涵盖了农药、种子处理、检测方法等先进、实用性强的相关技术领域。此次收购使中国化工拥有了这些专利的所有权，也获得了先正达知名品牌与顺畅的市场渠道。更为重要的是，此次收购还使中国化工弥补了种子技术研发能力的不足，完善了自身的产业链，对于中国化工进一步拓展国际市场，提升国际影响力具有实际意义。

　　二、海外并购中知识产权尽职调查存在的问题

　　随着“一带一路”战略的深入推进，“走出去”的企业将越来越多，知识产权风险尤其是海外知识产权风险将成为中国企业进军国际市场面临的迫切问题。涉及知识产权的海外并购是一个十分复杂且高风险的过程，即便苹果公司等大型跨国公司也曾出现过失误。中国企业之前在海外并购中屡遭失利，多与并购过程中未处理好知识产权的尽职调查工作有关。究其原因，主要有以下几点：

　　1.并购企业对知识产权尽职调查的重视程度不足

　　中国企业在海外并购中虽然也使用了尽职调查的流程和方法评估知识产权资产，但实际效果经常大打折扣。其原因在于部分中国并购企业自身对尽职调查的重要性认识不足，依靠专业机构开展知识产权尽职调查的习惯尚未真正形成。

　　2.对于目标国的知识产权政策和环境了解不足

　　目标国的知识产权政策和环境千差万别，这些政策和环境往往对于尽职调查的结论有着巨大的影响。如果事先没有了解这些政策，往往会造成严重的结论性偏差。

　　例如，以德国企业作为并购目标时，需要考虑企业获得的职务发明是否存在权利上的瑕疵。德国的职务发明并不随着劳动合同的签署而自动将专利权利从发明人转移到公司，而是需要按照《职务发明法》的规定履行相应的流程。如果事先没有充分了解类似于这样的关键性知识产权政策，则尽职调查的结论可能会存在重大瑕疵。

　　3.对不同并购方式的知识产权尽职调查未作合理区分

　　不同的并购方式对知识产权尽职调查的要求也有所差异，并购企业不可采取“一刀切”的方式处理。若企业选择股权并购方式，由于并购中目标公司拥有的所有资产将自动转移给买方，其交易成本较低，涉及的知识产权问题也相对简单，知识产权尽职调查过程应重点着眼于股权改变是否对目标公司的重要知识产权资产产生影响，如股权改变是否终止了目标公司某些核心专利的许可等。

　　当企业选择资产并购方式时，其中涉及的知识产权问题相对复杂一些。在尽职调查过程中，不但要审查目标公司对专利、商标、版权、域名等知识产权是否拥有所有权或使用权，还应明晰其是否有权转让或许可他人使用，转让和许可是否要受限于某些条件。此外，在交易过程中需要针对目标公司具体知识产权准备单独的转让或许可协议，并考虑不同国家对协议的条款和生效有不同的要求，如有些国家要求在知识产权局进行批准或备案等。

　　4.未全面、准确评估目标企业的知识产权资产

　　科学、客观地评价知识产权的价值是所有投资决策的前提，如果不能全面、准确地评价知识产权的价值和风险，可能会导致重大决策失误。许多并购案例失败的原因之一就是没有解决好并购中的知识产权价值评估问题。

　　以上海易初通用机器有限公司为例。该公司是汽车空调压缩机生产企业，引进国外压缩机技术后才发现，技术输出方所声称的产品中包含24件专利，其中23件未得到授权，且真正应用于引进产品的专利只有3件。这就意味着，中方花巨资引进的产品，与所声称的价值严重不符[3]。

　　5.知识产权尽职调查过于依赖律师事务所

　　目前国内企业对并购过程的知识产权尽职调查主要依赖律师事务所，而律师事务所在尽职调查中获取的资料和数据，主要依赖于目标公司提供的公开披露信息和能通过公开手段收集的数据库、档案信息，对于目标公司实态性的信息缺乏更深入的了解渠道，这对于全面客观评估目标公司的真实价值和并购风险显然是不利的[4]。另外，考虑到律师事务所的人员特点与专业能力，他们的尽职调查主要局限于法律领域，调查内容较局限，无法揭示高新技术项目的投资风险，也无法准确确定并购项目知识产权的价值。

　　专业的知识产权尽职调查应把知识产权从其他法律尽职调查中独立出来，依托懂技术、市场、法律和知识产权的专业团队，作为一项专业独立的法律关系进行调查。通过专业团队的知识产权尽职调查，一方面企业可以了解目标企业的知识产权状况，进行有针对性地知识产权价值评估。另一方面，还可以了解国外有关国家知识产权法律及有关国际条约的规定，尽可能规避海外侵权风险。

　　三、海外并购前的知识产权工作建议

　　1.明确企业海外并购的知识产权战略

　　中国企业要成为国际市场的竞争者，关键在于提升企业自身在价值链上的重要性和相对优势。为了实现这一目标，在海外并购前应建立系统化的知识产权战略规划，结合自身长远和短期发展需要，提升知识产权内容在并购中的权重，力争通过知识产权的转让增加企业的创新活力及自主研发能力，最终能够通过知识产权的并购获得利润。

　　如果中国企业在海外并购的目标是获取关键核心技术，则应明确短期目标是通过并购海外企业的专利技术，抢占技术前沿高地，但是从长期来看，这种并购行为只是提高研发起点的一个选择，如何将并购企业的技术创新基因注入中国企业中，进一步保持并购后企业的创新活力，并站在引进技术的高度持续改进核心产品，同样是知识产权战略规划的重点。

　　如果中国企业海外并购的目标主要是目标企业的品牌，这实际上就是收购市场。成熟的品牌价值不仅仅是其在相关消费者中的知名度，更体现为现成的市场渠道。收购一个已有的品牌，加以改造后赋予其新内涵，利用其原有的渠道达到迅速成名的目的，可大大缩短品牌的培育时间以及经济成本。中国企业在购买国际知名商标后，倘若放弃该品牌已经占领的国外市场，直接将其引入中国市场，那么花费巨额代价收购回来的就只是一个徒具虚名的品牌，没有太大的价值[5]。

　　总之，中国企业在海外并购前应建立系统化的知识产权战略规划，结合自身长远和短期发展需要，绘制出符合企业发展的路线图。

　　2.培育专业的知识产权尽职调查团队

　　科学合理的人员安排是有效开展尽职调查工作的人力保障。知识产权尽职调查一般会涉及专业的技术问题、信息检索、技术与市场分析等问题，如果尽职调查的组成人员仅仅由律师或者律师与代理人构成，可能难以全面有效开展尽职调查。所以首先应根据具体情况，在并购谈判机构中成立专门的知识产权谈判小组或者知识产权顾问团，由有经验的专利律师、技术人员、信息检索人员、市场调查分析人员等共同组成，专门负责知识产权具体事务，就具体的知识产权问题进行研究，提交专题报告，供谈判领导机构决策参考。其次，知识产权谈判小组或者知识产权顾问团要针对目标企业的知识产权进行价值评估，将评估结果提交并购谈判机构，并纳入谈判议程。最后，在整个并购过程中，还必须注意合理安排不同专业人员的分工和配合，将不同方面所获得的信息和分析结果进行科学有效的整合处理。

　　3.制订周密的知识产权尽职调查方案

　　知识产权尽职调查团队需结合并购企业的并购目的、预算等因素，制订一份详细的知识产权尽职调查方案，确定具体的目标、工作方案、时间表、涉及的人员以及必要的沟通计划。一般方案至少包括以下内容：（1）被调查主体对象，如明确调查哪些主体，包括交易相对方公司本身、母公司、子公司等关联主体，发明人、设计人、管理层，甚至配偶、子女等个人关联主体；（2）被调查权利对象，明确调查哪些知识产权，如明确专利权、商标权、版权、商业秘密等知识产权的一项、多项或者全部范围；（3）调查时间进度；（4）目标企业配合义务，如需要目标企业披露哪些信息、提供哪些文件资料；（5）重点调查事项，一般为此次交易中需要特别关注的事项，如是否存在隐名关联方权利人、专利技术是否符合并购目的；（6）调查团队内部人员分工；（7）与并购企业的沟通日程计划。只有周密考虑目标企业知识产权资产涉及的各类问题，才能最大限度地降低潜在的知识产权交易风险。

　　四、海外并购中的知识产权尽职调查建议

　　海外并购中涉及的知识产权一般可分为三大类：（1）关于企业形象的知识产权，主要是商标、商号、商品包装或者形态等；（2）关于知识创造方面的知识产权，主要包括专利（发明专利、实用新型、外观设计）、著作权、集成电路布图设计、植物新品种、技术秘密等；（3）其他知识产权，如肖像权、企业网站的域名等。在实际并购工作中，专利的分析和评估最为困难，涉及专利的诉讼和纠纷也很多，因此本文重点讨论海外并购中涉及的专利风险。

　　并购企业调查专利资产一般围绕目标国相关法律和政策、专利权属的法律风险、专利的有效性、专利的价值、目标公司侵权风险等重要问题展开。

　　1.关注目标国相关法律和政策

　　中国企业在海外并购时，需对目标企业所在国的各种知识产权相关法律、技术出口限制政策和反垄断等法律制度进行全面了解，尤其是要掌握跨国知识产权并购协议可能适用的法律，否则即使完成并购，并购企业预期的获益也会大打折扣。例如，中国某公司在并购巴西的一家制药企业时，看重的就是该制药企业获得的德国拜耳公司授权其生产和销售某畅销药品的权利。中国公司原本以为可以获得全球授权，独享垄断该药品的生产和销售权，但并购整合之后发现该授权仅限于巴西本国[6]。

　　此外，企业还应考虑目标国在司法管辖区中的执行力度，在司法执行力度较弱的国家，由于法治不健全，侵权成本较低，中国企业并购后其产品被侵权的风险会大幅提高。总之，对目标国法律的充分了解，既可防止目标企业利用中国企业不熟悉所涉法律，对并购合同文本做不合理的修改，也可避免中国企业因错误预测侵权后果而遭受损失。

　　2.调查专利权属的法律风险

　　海外并购一般会涉及专利的权属转移，因此首先要审查专利的权属问题。如果权属存在瑕疵可能直接导致并购失败。为了识别所有权的权属瑕疵风险，通常需要全面审查目标公司签署的与专利相关的合同，包括许可协议、销售合同、供货订单、代理协议、员工职务发明协议、专利质押贷款协议等。在企业并购中，如果目标企业存在共同所有的专利，需要审查该专利按约定或规定是否需要共同所有人全部同意方可转移。因此需要仔细审查共同所有权的内容，如各方的许可权限、专利转移的条件、对专利有效性的维持以及侵权发生时的救济方式等约定。

　　专利权属瑕疵的另一种重要表现是专利的对外许可使用。如果专利对外设有使用许可，可视为权属上的瑕疵。因此，企业必须到备案登记机构查询专利是否存在许可以及许可的类型。如果从备案登记机构无法查实目标专利是否存在使用许可，切记在并购合同等法律文件中设立专利权属保证条款，要求目标企业做出必要的承诺。

　　3.确定专利的有效性

　　专利的有效性问题一般涉及授权专利的有效期、费用缴纳情况、同族专利生效国家等。此时应注意审查目标企业是否按时交纳专利年费以维持其专利的有效性，必要时可通过查询专利登记簿来确定拟并购专利的法律状态，审查其是否被认定无效或因其他原因失去专利权。

　　4.评估专利的价值

　　专利的价值评估一般包括法律价值评估、技术价值评估和市场价值评估三个方面，其与专利的稳定性、专利有效性、专利的保护范围、技术的先进性、技术的发展趋势、行业发展趋势、市场规模以及竞争对手情况等因素有关。

　　以专利法律价值评估为例，评估过程应以专利保护范围的调查为基础，重点评估核心专利与核心技术的匹配度，兼顾外围专利质量。

　　首先，对于专利的法律价值评估，必须审查专利文件的保护范围，而不能仅看专利权证书。不少专利由于撰写质量较低，使该专利的权利要求很容易被绕过，或者真正核心的部分不被保护，导致所对应的核心技术实际处于不被保护的状态。上述存在撰写瑕疵的专利国内外都有，切不可因审查的专利为外国专利而掉以轻心[7]。另外，确定专利的保护范围与权利要求的解释密不可分。不同国家的专利法对于权利要求解释适用的原则不同，因此需用目标国专利法通用的解释原则对目标企业专利的保护范围进行解读，切不可直接套用中国《专利法》对权利要求的解读原则。

　　其次，并购企业如果同时购买专利技术以及专利技术所应用的产品，就要进行专利与产品匹配度的尽职调查。专利与产品的匹配度越小，说明专利技术的利用率越低，交易目标的性价比越差。

　　最后，专利的交易对象如果是专利组合，则有必要对其中的专利一一审核。大多数情况下，如果涉及的专利数量较多，并购企业一旦只把注意力集中于核心专利，忽视了对其他外围专利的审核，就可能导致对专利组合的整体价值评估过高的现象出现。只有进行全面的专利组合尽职调查，才可以避免大量买入与产品匹配度低的专利。

　　5.考察目标公司侵权风险

　　充分考察目标公司是否存在侵害他人专利的情形，避免因疏忽失查成为专利侵权方，这一点在海外并购时需特别注意。一般需要评估目标公司近五年内作为原告或被告参与的已结案或正在审理的诉讼案件情况，包括调查案件性质、诉讼法律关系。如果第三方对目标公司专利所有权和有效性提出法律质疑，并购企业就要分析权衡这种诉讼纠纷是否有可能在并购之前结案、诉讼的结果以及可能承担的损失。此外，并购企业还要调查掌握目标公司的在审专利的状态，跟踪官方审查意见和目标公司的答复意见，并根据上述意见预期在审专利的授权前景。

　　五、结语

　　知识产权并购是我国企业走出国门收购外国企业的重要动力。无论是技术并购还是品牌并购，我国企业之前都暴露出经验不足的问题。为了解决这些问题，企业在并购前应当做好充分的评估和调查，既评估自身的实力，又调查对方的价值；并购后则要加强知识产权的管理，将得到的知识产权的价值发挥到最大。中国企业应当清楚地认识到，通过并购获得最先进技术和优质品牌，只是企业提高开发起点的一个选择，不是保持技术领先和品牌建设的根本出路。中国企业只有将最终的落脚点放在自主创新上，重视技术开发和品牌培育，才能真正提升自身国际竞争力，为中国经济的腾飞提供强劲的动力。

　　吕霖 北京康信知识产权代理有限责任公司

　　李慧 北京康信知识产权代理有限责任公司