【案情简介】
原告莱斯公司是第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标权人，该商标核定使用的商品为第6类，包括：家具用金属附件；五金锁具；挂锁；金属锁（非电）等，注册有效期限自2003年5月21日至2013年5月20日止。
被告亚环公司与墨西哥TRUPERHERRAMIENTASS.A.DEC.V.（储伯荷拉密斯塔斯公司，以下简称储伯公司）于2010年签订了两份售货确认书，约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打和10233打，总金额为3069.79美元和61339.03美元。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁（申报金额分别为3069.79美元和61339.03美元）。该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上并未标注亚环公司的名称、地址、电话等信息。
亚环公司成立于2000年9月13日，注册资本为500万元人民币，其工商登记的经营范围为：锁具铸造、五金工具、链条、锯条、工艺品的制造、加工、销售等。
储伯公司设立于墨西哥。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6、8等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口至墨西哥。
2011年1月30日，莱斯公司以亚环公司未经许可，擅自生产、销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，诉至原审法院。
近日，最高人民法院对一起历时5年的涉外定牌加工商标侵权纠纷案件作出终审判决。最高院认为，在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。判决书指出：商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。
【争议焦点】
被告亚环公司之行为是否构成侵犯莱斯公司“PRETUL”商标专用权，以及亚环公司之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。
【法院判决】
该案一审判决不构成侵权。原告上诉后，二审改判为构成侵权。被告不服，向最高院申请再审，最高院再审认为不构成侵权。
最高人民法院认为，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
法院认为，商标法保护商标的基本功能是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
【律师点评】
此前已发生多次定牌加工过程中发生的商标侵权纠纷，对审理结果，部分法院认为构成侵权，部分法院认为不构成侵权，导致相同的案件，出现不同的结果。此次最高院给定牌加工是否构成侵权表态，即不构成侵权。
涉外定牌加工是我国目前一种重要的产业形态，此案结果给众多定牌加工企业吃了定心丸。但需要提醒的是，定牌加工企业应当严格审核委托加工企业的商标资料的真实性，并且所加工产品不得在境内销售，只能出口到境外。
杨河律师
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