关于医药用途发明新颖性审查的思考和建议

　　药品作为一种特殊的商品，与广大人民群众的健康息息相关，药物领域的发明涉及的内容、方式往往也比较复杂。众所周知，新化合物的研发具有投资大、周期长、风险高的特点，目前很多新药研发机构都将研发重点转移到已知化合物新性能和新活性的开发上。与此相应地，专利申请领域中也出现了大量的以制药用途为基础的专利申请。对于此类制药用途专利申请，由于《专利法》及其实施细则和审查指南在某些方面的规定不够细化，导致不同审查员在面对相同或类似问题时的处理方式差异较大，标准不够统一。虽然《专利审查指南》给出了一些审查原则和操作方法，但对其中一些具体规定的理解、把握和适用在不同审查员之间依然存在争议，因此笔者认为，有必要对医药用途发明新颖性的审查作进一步的探讨，以期引发更多同行的深入研究，为进一步完善医药用途新颖性的审查标准提出有价值的建议。

　　目前的审查标准

　　在我国，化学产品的医药用途发明通常撰写为“物质X在制备治疗Y病的药物中的应用”或其类似形式。按照目前的审查标准，所述“药物”中该物质X应该是治疗Y病的活性成分，其可以作为唯一的活性成分，也可以与除物质X外的其他活性成分联用，因此，当现有技术公开了与发明具有相同治疗用途的包含物质X的药物时，该发明不具有新颖性。

　　案例1：

　　【权利要求】皂苷A在制备治疗B病的药物中的用途。

　　【现有技术公开情况】已知提取物C中包含活性成分黄酮D、黄酮E、多糖F、多糖G、皂苷A等，并可用于治疗B病，但未公开其中单一组分皂苷A具有治疗B病的活性。

　　【新颖性审查判定】由于现有技术公开了提取物C，其中包含皂苷A作为活性成分，并用作治疗B病的药物，因此该权利要求不具有新颖性。

　　【修改方式】如果申请人将权利要求修改为“皂苷A作为唯一活性成分在制备治疗B病的药物中的用途”或者“皂苷A在制备治疗B病的药物中的用途，其中所述药物不是提取物C”，则具有新颖性。

　　案例2：

　　【权利要求】一种酚苷类化合物在制备抗骨质疏松药物中的应用。该权利要求包括了三个技术方案，其中当基团R1为-0CH3，基团R2为-H时，即为仙茅苷在制备抗骨质疏松药物中的应用。

　　【现有技术公开情况】对比文件1公开了一种可防治妇女更年期综合症或骨质疏松的中药提取物，该提取物经检测分析，总黄酮含量以淫羊藿苷计不少于35％，其中淫羊藿苷含量不低于4％；其中生物碱含量以小檗碱计不少于10％，其中小檗碱含量不少于2％；总皂苷含量以菝葜皂苷元计不少于10％；仙茅苷含量不少于2％。该提取物还具有明显的抗骨质疏松作用，用于制备防治妇女更年期综合症或骨质疏松的中药制剂。

　　【新颖性审查判定】对比文件1公开的中药提取物中包含仙茅苷，并用作治疗骨质疏松的药物。因此，上述权利要求相对于对比文件1不具有新颖性。

　　分析与讨论

　　针对上述案例1，首先需要明确医药用途发明新颖性审查中涉及的一些概念。其中，第一个需要明确的就是“活性成分”的概念：应当仅将其理解为针对权利要求中特指的疾病具有治疗活性的成分，还是中药提取物中泛指的活性成分？明确这一问题是进一步审查新颖性的前提。众所周知，中药提取物中的物质组成复杂，种类繁多，往往具有多种治疗活性，广义上讲其中的物质都可称之为“活性成分”，而具体说来，其中的活性成分随着治疗疾病的不同也有所不同，即使是同一成分，在治疗不同疾病时其作用也不尽相同，有些成分甚至可以起到与期望的治疗活性相反的作用。例如，传统中药三七集活血和止血两种“相反”的作用于一身，三七提取物中以Rg1为代表的三醇型皂苷具有活血作用，三七氨酸则具有止血作用，而广义上讲二者均为三七提取物中的活性成分，但具体来说，针对三七的活血作用而言，Rg1为活性成分，三七氨酸则为非活性成分。由此可见，在现有技术没有公开皂苷A具有B病治疗活性的情况下，本领域技术人员并不能明确皂苷A是提取物中治疗B病的活性成分；

　　其次需要指出的是，化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而完成的发明，即“发现”促生的“发明”，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用，是一种广义的方法发明。新产品的用途发明的新颖性是毋庸置疑的，而对于已知产品的用途发明的新颖性判断，同样应当遵循新颖性判断的基本原则。其中最重要的就是要判断现有技术或抵触申请是否公开了与被审查专利申请的权利要求实质上相同的技术方案。

　　在明确了以上两点之后，我们发现按照案例1中对于“皂苷A在制备治疗B病的药物中的用途”这一权利要求的新颖性审查存在不合理和前后矛盾之处，具体分析如下：

　　“皂苷A在制备治疗B病的药物中的用途”这一用途权利要求能够获得专利权的基础应当是发现了皂苷A具有新的性能，即对于治疗B病是有效的，无论是否与其它成分联用，其本身应当能够作为治疗B病的药物中的活性成分；相应地，能够影响该权利要求新颖性的现有技术或抵触申请也应当公开对等的技术信息，使得本领域技术人员能够明确地获知皂苷A这一新的性能。而按照目前的新颖性审查标准，当现有技术公开了与发明具有相同治疗用途的包含皂苷A的药物时，审查员即认定该发明不具有新颖性。按照这样的结论，即使现有技术并未交代药物中的皂苷A本身对于治疗B病而言是明确有效的，仅仅是皂苷Ａ被包含在一个具有治疗Ｂ病作用的组合物中，这样的现有技术也能够影响上述权利要求的新颖性，这与之前的分析不相适应，也与新颖性条款的立法本意有出入。

　　案例1的权利要求请求保护“皂苷A在制备治疗B病的药物中的用途”，即发现了皂苷Ａ具有治疗Ｂ病的新性能并以此为基础形成了一项医药用途发明。审查员认为，用以破坏上述权利要求新颖性的现有技术为：已知提取物Ｃ包含活性成分黄酮D、黄酮E、多糖F、多糖G、皂苷A等，并可用于治疗Ｂ病，但未公开其中单一组分皂苷Ａ具有B病治疗活性。笔者认为既然现有技术“未公开其中单一组分皂苷Ａ具有Ｂ病治疗活性”，那么何以认定皂苷Ａ就是能够治疗Ｂ病的提取物Ｃ中的“活性”成分呢？提取物Ｃ中包括多种成分，虽然其综合起来具有治疗Ｂ病的活性，但是并不能必然推知其中每一种成分均单独具有治疗Ｂ病的活性。也就是说，“皂苷Ａ具有Ｂ病治疗活性”既没有明确记载于现有技术中，也不属于“隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容”。由此，用现有技术中不确定的技术内容来评价一份申请的技术方案的新颖性，显然是不合适的。

　　同样，上述案例2的新颖性审查中，对比文件1是否公开了仙茅苷是治疗骨质疏松的活性成分是争议的焦点。如上所述，何谓“活性成分”？如果是中药提取物中泛指的“活性成分”，那紧跟于总黄酮、总皂苷之后的“仙茅苷”便难逃其也为“活性成分”之嫌。但事实是，对比文件1仅仅公开了仙茅苷是提取物的一个检测指标，对比文件1中并没有明确公开仙茅苷具有防治骨质疏松的作用。本领域技术人员可以理解，在涉及中药提取物的专利或非专利文献中，很少采用一种中药提取物中的某一个具体物质或单体具有治疗该疾病的活性的明确表述，而往往采用的表述则是指出该中药提取物本身具有某种治疗活性，并经研究发现该提取物中含有A、B、C、D等物质或成分。那么在这种情况下，该A或B或C或D组分或物质是否能直接地、毫无疑义地被认定为治疗所述疾病的活性成分？如果不能，但同时也不能明确认定其为非活性成分，其是否能够用于评述待审申请的新颖性？这些都是在实际审查过程中要面临的不可规避的问题。

　　引发的思考

　　基于上述对案例１和案例２的分析讨论，笔者梳理并总结了在审查实践过程中对医药用途发明新颖性审查相关标准的不合理之处及由此可能造成的不利影响，主要有以下三方面：

　　首先，从专利申请的特点出发，化学领域尤其是医药领域的可预见性较差，中药领域尤其如此。中药提取物往往成分复杂，其中的单一成分很难代表一味药材或提取物的整体疗效。通常情况下，天然药物中某一种单一的活性化合物的作用是不能由其原药材或多成分混合状态的简单提取物的作用所揭示和替代的，更不能简单地认为中药提取物中含有某种成分，该成分对于提取物或原药材的每种整体药效而言就都一定是活性成分。譬如麻黄碱作为麻黄或麻黄提取物中的成分，本身可以平喘，但是却不能代替麻黄来发挥麻黄汤、麻杏石甘汤中“麻黄”的“解表”作用。中药材及其提取物中的这种以多成分综合发挥作用的特点，反映了它所含活性成分的整体性和相互作用的复杂性，不能人为割裂和延伸。如果对比文件仅公开了来自单一甚至多味药材的多成分混合状态的提取物的药理活性，而没有具体揭示该药理活性是其中哪一种成分带来的，则只能认为该提取物的有效成分为全部成分的综合体，不能主观地认为其中任意成分对于整体药效而言一定都是活性成分，因为某些成分可能仅仅是惰性成分，甚至对于整体药效起着不利的作用，这需要进一步的实验验证。

　　其次，如果按照上述案例1和案例2的新颖性审查标准，以中药为例，如果现有技术中存在某中药组分如银杏提取物具有抗肿瘤的作用，那么通过对银杏中含有的各种活性组分的分离、提取、鉴别及其抗肿瘤活性的进一步比较分析，从而开发出活性更强、副作用更小的抗肿瘤单体活性物质或某类提取物，从专利保护的层面而言是没有太大意义的。因为将这样的活性成分写成制备用途权利要求，势必相对于现有技术中已知的、客观含有该活性成分的、具有抗肿瘤作用的银杏提取物而言不具有新颖性。这引发的问题是，除了完全人工合成的全新化合物，大部分的物质和活性成分都客观存在于自然界的植物、动物或矿物质中。如果现有技术已经知道该植物或动物或某提取物具有治疗某种疾病的活性，并且已经有现有技术对该提取物进行了一定程度的成分分析，那么就意味着对于该植物或动物或提取物中具有这种治疗活性的具体成分或物质的分离、提取、鉴定和开发因为上述相关规定的无新颖性而止步不前，如此，又如何会有活性更大、效果更好的单体或提取物的发现和利用呢？这个问题在中药领域，特别是在中药提取物和单体的制药用途中体现得尤为突出。如果采用案例1和案例2的判断标准，将使许多具有预料不到的技术效果的单体或提取物的制备用途在新颖性的审查中夭折，再好的选择发明、再预料不到的治疗效果在新颖性面前也只能语塞。因此，这样的规定是否合适，就值得我们慎重思考。

　　再者，上述案例1和案例2的审查标准对药物研发者来说也是有失公平的。如果药物研发者确实分离、发现了某种化合物或某种提取物具有更好的抗肿瘤活性，为何不能要求该活性化合物单独或与其他已知抗肿瘤活性药物联用的用途，而必须仅仅保护该化合物作为唯一活性成分在制备抗肿瘤药物中的用途呢？难道和其他药物不能联用，或者和其他药物联用就不能起到更好的抗肿瘤效果？换言之，按照这种处理方式，申请人发明和公开的内容与其获得的保护便是不对等的。

　　此外，由于化学合成药物研发周期日渐加长、成本日趋增长，天然药物的开发逐渐受到世界各国的重视。我国中医药学源远流长，药材资源丰富，在天然药物的开发方面有着得天独厚的优势。但是，由于我国传统复方药物成分复杂、毒副作用不够明确，一直受到西方现代医药学的诟病和排斥；而化学结构、药理作用和毒副作用均明确的提取物，更能得到国际医药界的普遍认同，青蒿素、紫杉醇等就是天然药物提取物成功开发的范例。为了充分利用我国药材资源的优势、适应现代医药学的理念，我国医药工作者也更加重视天然药物有效成分和有效部位的研究，试图在原有复方或单方药的基础上进一步提取、分离疗效确切的单一或混合成分。正是基于此，目前我国在天然药物的提取、分离、鉴别和药效确认领域付出了大量的人、财、物力，有大量医药工作者不断进行着活性化合物的分离和筛选，每确证一种或几种化合物的药学活性，即发现了其不为人知的性能，进而可以基于该活性开发其医药用途，这样的医药用途专利申请完全符合《专利法？及其实施细则关于医药用途发明新颖性的规定，其新颖性应当被认可。如果按照上述案例1和案例2的方式判断医药用途权利要求的新颖性，将严重打击申请人的研发积极性，阻碍中药的现代化进程，也违背了《专利法》鼓励发明创造的宗旨。

　　结论与建议

　　基于对上述案例1和案例2的分析可以看出，对于医药用途权利要求新颖性的审查，我们还有许多需要思考的东西。

　　首先，需要对权利要求请求保护的范围有一个清楚和客观的认知。对于其范围的内含和外延应有统一的认知，比如“皂苷A在制备治疗B病的药物中的应用”，究竟应不应当理解为既可以作为唯一的活性成分又可以与除物质X外的其他活性成分联用？在这种范围内含和外延的确定上，应当注重考虑其对发明创新是起到了鼓励作用还是抑制作用，而不应仅仅局限于对文字的玩味；

　　其次，在新颖性的判断中，需要明晰“发现”与“发明”的关系。“发现”往往基于客观存在的事物和规律，那么在将“发现”转化为“发明”技术方案的过程中，技术方案确定的保护范围的外延很有可能与“发现”源自的客观规律和事物有某点的重合。比如说现有技术已知的客观含有皂苷A的治疗B病的某种植物，就一定落在“皂苷A在制备治疗B病的药物中的应用”的权利要求表征的“皂苷A也可以与其他活性成分联用”这一外延范围内。此时，如果仅仅因为该种具有治疗B病的植物的存在，就否定其他基于该植物中发现的任何新的提取物或单体化合物治疗B病的新颖性，是不利于技术发展的；

　　最后，还要注意对比文件是客观存在的技术资料，引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性时，应当以对比文件公开的技术内容为准，该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容，但是不得随意将对比文件的内容扩大或缩小（《专利审查指南》第二部分第三章第2.3节）。

　　综上所述，笔者认为上述案例1和案例2的新颖性审查标准有其不合理性，可以考虑作出如下修改：物质的医药用途发明可以撰写为“物质X在制备治疗Y病的药物中的应用”或类似形式。所述“药物”中该物质X应该是治疗Y病的活性成分，其可以作为唯一的活性成分，也可以与除物质X外的其他活性成分联用，因此，当现有技术公开了与发明具有相同治疗用途的、包含作为有效活性成分的物质X的药物时，该发明不具有新颖性。

　　对于医药用途发明的新颖性，需要考虑的问题和细化的因素还有很多，笔者希望通过此文抛砖引玉，引起更多、更广泛的关注和探讨，以期进一步完善医药用途专利申请的审查和专利保护。

　　马旭、张可、何瑜、刘桂英

　　北京市集佳律师事务所