一事不再理原则和转换适用条款在商标授权确权案件中的适用——“天顺德”商标行政诉讼案评析

　　案情

　　2006年11月13日，青海互助县威达青稞酒有限责任公司（以下简称“威达公司”）向国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）提起第5716549号“天顺德”商标（以下简称“争议商标”）的注册申请，指定使用在第33类的“青稞酒”等商品上，商标局于2009年6月20日予以初步审定公告。在法定异议期内，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青海互助公司”）向商标局提出异议申请，经审理商标局裁定异议理由不成立，对争议商标予以核准注册。青海互助公司未就该异议裁定提起异议复审申请。

　　2014年1月4日，青海互助公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商标评审委员会”）提出无效宣告申请，经审理商标评审委员会作出裁定，争议商标与青海互助公司已注册的第3400971号“天佑德”商标（以下简称“引证商标”）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，对争议商标予以无效宣告。威达公司因不服无效宣告请求裁定提起商标行政诉讼。

　　审判

　　北京知识产权法院（以下简称“一审法院”）经审理认为，青海互助公司对争议商标提出的异议申请和无效宣告申请具有相同的事实和理由，在生效裁定已对相关事实和理由进行审理并已生效的情况下，商标评审委员会不应对相应条款再次进行实体审理。商标评审委员会对相应条款进行实体审理构成2001年《商标法》第四十二条所规定的“一事不再理”的情形，从而判决撤销商标评审委员会作出的无效宣告请求裁定，要求商标评审委员会重新作出裁定。

　　青海互助公司和商标评审委员会均不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院（以下简称“二审法院”），青海互助公司的主要理由为：1.“一事不再理”属于程序问题，程序问题的审理应适用2013年《商标法》的规定，根据2013年《商标法》的规定，本案无效宣告申请不受“一事不再理”原则的限制。同时，青海互助公司在异议申请和无效宣告申请中所依据的事实和理由并不相同；2.引证商标曾被认定为驰名商标，争议商标的注册系对引证商标的摹仿，容易导致相关公众的混淆误认，损害了青海互助公司的在先合法权利，违反了2001年《商标法》第十三条、第三十一条、第四十一条的规定，应当予以无效宣告。

　　二审法院经审理认为：1.“一事不再理”属于程序问题，根据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定，不应适用2001年《商标法》第四十二条的规定。在争议商标并未经过商标评审委员会审理，且无效宣告申请所依据的事实和理由与商标异议申请中提出的事实和理由并不相同的情况下，商标评审委员会受理青海互助公司的无效宣告申请并进行审理并未违反“一事不再理”原则；2.青海互助公司并未将2001年《商标法》第二十八条作为无效宣告的申请理由，商标评审委员会在无效宣告请求裁定中依职权将青海互助公司所提的2001年《商标法》第十三条的申请理由转换适用为第二十八条，并据此作出对威达公司不利的裁决，有违程序正义。商标评审委员会应对争议商标是否违反2001年《商标法》第十三条、第三十一条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形进行审查。

　　虽然二审法院认定了本案不构成“一事不再理”的情形，但是否定了商标评审委员会转换适用法条进行审理的行为，从而判决驳回上诉，维持原判。

　　评析

　　本案涉及两个焦点问题，焦点问题之一是商标授权确权案件中“一事不再理”原则的适用，之二是商标评审委员会是否可以依职权将2001年《商标法》第十三条转换适用第二十八条进行审理。鉴于上述焦点问题在司法实践中的认定和采纳标准仍存在较大的分歧，值得探讨，笔者结合本案具体情况作如下分析：

　　（一）商标授权确权案件中“一事不再理”原则的适用

　　2001年《商标法》第四十二条规定：对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。

　　上述2001年《商标法》第四十二条即是商标授权确权案件中的“一事不再理”原则的具体体现。从该条款可以归纳出两种构成“一事不再理”的具体情形：第一，经商标局审理作出异议裁定之后，以相同的事实和理由向商标评审委员会提起无效宣告申请的；第二，经商标评审委员会审理作出异议复审裁定之后，以相同的事实和理由向商标评审委员会提出无效宣告申请的。本案在一审和二审审理过程中主要就是对青海互助公司提起的无效宣告申请是否属于上述第一种情形进行了认定。除了对异议申请和无效宣告申请中是否“具有相同的事实和理由”进行认定之外，本案还涉及到了新旧法的适用问题。在新旧法衔接过程中，实体问题应适用旧法，程序问题应适用新法。故“一事不再理属于程序问题，还是实体问题”的认定就是一个尤为关键的问题。

　　在司法实践中，“一事不再理属于程序问题，还是实体问题”一直都是存在争议的，本案中两级法院对一事不再理问题的不同认定，也可以说明这一点。一审法院虽没有明确指出“一事不再理”属于实体问题，但适用了2001年《商标法》第四十二条进行审理，且认定青海互助公司提出的无效宣告申请构成“一事不再理”的情形。一审法院认为，两次申请具有相同的事实和理由，属于2001年《商标法》第四十二条规定的情形，在生效裁定已对“争议商标与引证商标构成同一种或类似商品上的近似商标”进行审理并已生效的情况下，商标评审委员会不应对该条款再次进行实体审理。由此可见，一审法院实际上认可了“一事不再理”属于实体问题。而二审法院纠正了一审法院关于“一事不再理”的认定，明确指出“一事不再理”属于程序问题。除此之外，也有观点认为，商标评审程序中的“一事不再理”应进行程序上和实体上的审查。在程序启动阶段，并不需要对是否具有相同的事实和理由进行实体审查，且鉴于行政效率原则等因素，在程序启动时也很难对是否具有相同的事实和理由进行实体审查，故仅需要在形式上作出判断。但是在实质审理阶段，则需要严格审查是否构成新的事实和理由。

　　从本案判决来看，二审法院明确了“一事不再理”属于程序问题，对以后类似案件的处理具有指导意义。在二审法院认定“一事不再理”属于程序问题的情况下，本案关于是否“一事不再理”的认定应当根据2013年《商标法》进行审理。而2013年《商标法》删除了关于“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定”的内容，故青海互助公司在2001年《商标法》实施期间提起异议申请并经裁定，之后提起无效宣告申请，至商标评审委员会审理青海互助公司的无效宣告申请时已处于2013年《商标法》实施期间，不受上述2001年《商标法》第四十二条规定的约束。

　　另一方面来说，青海互助公司提起的无效宣告申请与异议申请在事实和理由上都有着明显不同。在异议申请时的主要法律依据为2001年《商标法》第九条第一款、第三十一条、《民法通则》第四条，在无效宣告申请时的主要法律依据为2001年《商标法》第十三条、第三十一条、第四十一条，其中2001年《商标法》第十三条和四十一条的规定属于新提出的理由。并且，青海互助公司在无效宣告申请时还提交了在异议申请中没有提交的驰名商标批复、2010年后签订的广告宣传协议、经销合同、宣传图片、荣誉证书等证据材料，这些证据材料对引证商标宣传使用情况和知名度具有至关重要的证明作用，也构成新的事实。因此，在无效宣告申请所依据的事实和异议申请所依据的事实和理由并不相同的情况下，商标评审委员会受理并审理青海互助公司的无效宣告申请，也应当认定为不违反“一事不再理”原则。

　　（二）商标评审委员会是否可以依职权将2001年《商标法》第十三条转换适用第二十八条进行审理

　　青海互助公司在提起无效宣告申请时主要依据为2001年《商标法》第十三条、第三十一条、第四十一条的规定，而商标评审委员会在审理时依职权将第十三条规定转换适用为第二十八条，从而依据《商标法》第二十八条裁定争议商标与引证商标构成同一种或类似商品上的近似商标，对争议商标予以无效宣告。由此引出的一个问题就是商标评审委员会在商标评审过程中是否可以依职权转换适用的法律条款。

　　2014年《商标法实施条例》第五十四条规定，商标评审委员会审理依照商标法第四十四条、第四十五条规定请求宣告注册商标无效的案件，应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审理。

　　根据该条款的规定，商标评审委员会审理评审案件应当针对青海互助公司提出申请的事实、理由和请求进行审理，其主动转换法律适用条款，依据青海互助公司并未明确提出的第二十八条作为申请理由进行审理，似乎并不符合《商标法实施条例》第五十四条规定。也正如二审法院所述，商标评审委员会依职权转换适用法律条款，并据此做出对威达公司不利的裁决，有违程序正义，威达公司不应承担因商标评审委员会主动转换法条适用而带来的不利后果。

　　但实际上最高人民法院在2017年1月10日发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条及北京市高级人民法院在2014年1月22日发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第三条，均对商标评审委员会依职权将2013年《商标法》第十三条第三款转换适用为第三十条进行审理的行为进行了明确规定，该种行为在满足特定条件的情况下并不属于法律适用错误。

　　在本案中青海互助公司将2001年《商标法》第十三条第二款作为无效宣告申请理由，该条款的内容与2013年《商标法》第十三条第三款的内容相同，而商标评审委员会将其转换适用为2001年《商标法》第二十八条进行审理，该条款内容也与2013年《商标法》第三十条内容相同，因此，在法律条款具体内容上，将2001年《商标法》第十三条第二款转换适用为2001年《商标法》第二十八条与将2013年《商标法》十三条第三款转换适用为2013年《商标法》第三十条是等同的。进一步来说，根据《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第三条规定，青海互助公司是在依据2001年《商标法》第十三条第二款的规定对同一种或者类似商品上申请注册的争议商标申请宣告其无效的，行政裁决是在满足三个条件的情况下适用2001年《商标法》第二十八条作出的，原则上不应认定属于适用法律错误。

　　青海互助公司提出的无效宣告申请完全符合该三个条件，即：1.在无效宣告申请中没有明确提出争议商标违反2001年《商标法》第二十八条规定的主张；2.青海互助公司申请争议商标宣告无效的实质理由是相关公众容易对争议商标与引证商标产生混淆；3.青海互助公司要求宣告争议商标无效的申请提出时，争议商标自注册之日起没有超过五年。商标评审委员会审理本案并在2015年1月30日作出裁定之时，北京市高级人民法院已经发布了《关于商标授权确权行政案件的审理指南》。因此，二审法院否定了商标评审委员会转换适用法律条款的行为，关于“商标评审委员会并未对青海互助公司所依据的2001年《商标法》第十三条及第三十一条的规定进行审查违反了2014年《商标法实施条例》第五十四条规定”的认定，笔者认为仍是值得商榷的。

　　至本案二审审理时，最高人民法院的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》也已经发布并开始实施。《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条规定“当事人主张争议商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效，商标评审委员会依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的，如果争议商标注册未满五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理”。根据该规定，商标评审委员会依职权将2001年《商标法》第十三条第二款的规定转换适用为第二十八条的，仅需满足争议商标注册未满五年的条件。而青海互助公司对争议商标提起无效宣告申请时，争议商标注册确系未满五年，各方当事人在二审庭审中也对转换适用法条的情况陈述了相应意见。故根据该规定，二审法院在审理时也可以按照2001年《商标法》第二十八条的规定进行审理。

　　但实际情况是，二审法院并没有按照上述规定进行审理，而是认定了商标评审委员会主动转换适用条款进行审理违反了2014年《商标法实施条例》第五十四条规定。由此可见，在司法实践中，商标评审委员会依职权将2013年《商标法》第十三条转换适用第三十条进行审理的情形尚未被充分采纳，其适用的具体条件仍需进一步明确。既然最高人民法院的司法解释和北京市高级人民法院的规范性文件均对上述转换适用条款的行为进行了明确规定，就说明了该情况在实践中具有普遍性，如果商标评审委员会的上述转换适用条款的情况不能应用于实践，相关商标权人的合法权益的主张也将受到较大影响。

　　综上所述，笔者认为在商标授权确权案件中，商标评审委员会依职权将2013年《商标法》第十三条转换适用为第三十条审理的情形，一方面可以更好地维护商标权人的合法权益，在主张保护商标具有知名度但知名度尚不足以构成驰名的情况下，转换适用2013年《商标法》第三十条进行审理，既使得商标权人的合法权益得到充分保障，也可以有效地遏制存在“傍名牌”恶意的商标注册行为；另一方面可以起到节省司法资源的作用，商标权人无论主张2013年《商标法》第十三条，还是主张第三十条，其实质理由都是认为相关公众容易对争议商标与主张保护商标产生混淆，在转换适用第三十条审理的情况下，既无需对曾被认定过驰名商标的主张保护商标进行驰名商标的重复认定，也可避免在主张2013年《商标法》第十三条未获支持的情况下，商标权人再次以2013年《商标法》第三十条提起无效宣告申请主张商标权益。

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