一带一路国家驰名商标认定及权利保护——土耳其“BEKO”商标侵权及不正当竞争案评析

　　案情介绍

　　土耳其公司ZER中央服务商贸股份有限公司（以下简称ZER公司）是第1301945、1323880、1361801、7022261、7022524号“BEKO”商标注册人，除1323880外的4项商标核定商品类别为家电尤其厨房电器类商品。经ZER公司许可使用“BEKO”商标的案外人全资控股的常州倍科公司和上海倍科公司，从2009-2014年对“BEKO”品牌进行了持续的宣传和销售。经过常州倍科公司和上海倍科公司对“BEKO”品牌的持续经营，该品牌家用电器在我国十余个省、直辖市相关公众中有较高知名度。

　　中山市欧博尔电器有限公司（以下简称欧博尔公司）未经授权注册了域名www.obeko.cn和www.o-beko.com，并进行相关小家电商品交易的电子商务。欧博尔公司在网站上宣传冠以O-BEKO商标的家电产品，并在网站显著位置使用 “ ”

　　“O-BEKO”“OBEKO”标识宣传、介绍其家电产品。欧博尔公司还将其未经登记注册的英文名称Zhongshan City O-beko Electrical Appliances Co.，Ltd.用于推广和销售其家电产品。ZER公司认为其拥有的本案商标为驰名商标，欧博尔公司构成商标侵权及不正当竞争，据此请求判令欧博尔公司停止侵害ZER公司本案5项商标专用权、注销域名o-beko.com和obeko.cn、立即停止商标侵权及不正当竞争行为并赔偿损失及合理费用一百万元。

　　一审法院经审理认为，ZER公司的主营业务收入连续5年发生亏损，其提交的证据不能证明其在中国的市场份额以及在相关公众中享有较高的声誉和市场知名度，“BEKO”商标为驰名商标的依据不足。欧博尔公司注册域名www.obeko.cn和www.o-beko.com并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务的行为，侵害了ZER公司的商标专用权；欧博尔公司在相同或类似的商品上使用与ZER公司注册商标“BEKO”近似的商标，侵犯了ZER公司第1301945号、第1361801号注册商标专用权。欧博尔公司英文企业名“Zhongshan City O-beko Electrical Appliances Co.，Ltd.”中的“O-beko”并未在其产品上突出使用，不构成将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的情形。欧博尔公司虽使用了“O-beko”作为英文字号，但在其公司网页上明确标示其公司名称是中山市欧博尔电器有限公司，与ZER公司在中国成立的公司对应的企业字号“倍科”不同，不足以使相关公众对产品的来源产生误认和混淆。ZER公司未能证实欧博尔公司网站上的年销售额全部都是侵权收入，应根据欧博尔公司侵权行为的性质、经营规模、持续的时间、被侵害注册商标的品种、市场价格、商标的知名程度以及ZER公司为制止侵权行为支出的合理费用等因素，酌情判定欧博尔公司赔偿额。

　　一审法院判决：欧博尔公司于判决发生法律效力之日起，立即停止使用含有“obeko”“o-beko”字样的域名；欧博尔公司于判决发生法律效力之日起，立即停止侵害ZER公司第1301945号、第1361801号注册商标的行为，即欧博尔公司立即停止在其网站和产品上使用“”标识；欧博尔公司于判决生效之日起十日内，赔偿ZER公司经济损失10万元；驳回ZER公司的其他诉讼请求。

　　双方均不服，提起上诉。二审法院经审理认为，一审未予审查本案商标是否符合因需认定原则，直接对商标是否驰名的事实进行认定，是不当的。一审以使用ZER公司“BEKO”商标的企业连续5年处于亏损状态，作为不予认定商标驰名的理由，是错误的。欧博尔公司是否侵权或者构成不正当竞争，不以本案商标是否驰名为条件。ZER公司本案商标足以保护其权利。欧博尔公司注册使用的域名和使用的“”“O-BEKO”“OBEKO”标识侵害了ZER公司的商标权，未经注册使用的英文企业名称构成不正当竞争。ZER公司的维权开支近百万，根据欧博尔公司网站宣称的销售额，欧博尔公司获利也已经明显超过百万。

　　二审法院判决：维持一审判决第一项，即：欧博尔公司于本判决发生法律效力之日起，立即停止使用含有“obeko”“o-beko”字样的域名；撤销一审判决“驳回原告其他诉讼请求”判项；变更一审判决第二项为：欧博尔公司于本判决发生法律效力之日起，立即停止侵害ZER公司第1301945号、第1361801号注册商标专用权的行为，立即停止使用“”

　　“O-BEKO”“OBEKO”标识；变更一审判决第三项为：欧博尔公司于本判决发生法律效力之日起十日内，赔偿ZER公司经济损失及合理维权费用100万元；驳回ZER公司其他诉讼请求。

　　法官评析

　　本案是“一带一路”国家知识产权司法保护的典型案例。“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略，对我国现代化建设和屹立于世界领导地位具有深远的战略意义。ZER公司是“一带一路”重要国家土耳其的企业，是该国“BEKO”商标注册人。“BEKO”品牌在欧洲市场占有率名列前茅。本案是“BEKO”品牌在进入中国市场后遭遇侵权而提起的第一起维权诉讼，也是中央倡导“一带一路”国家战略后广东省高级人民法院受理的第一起“一带一路”国家知识产权司法保护案例，对于彰显我国知识产权司法保护大国视野和平等姿态，展示我国良好的知识产权保护环境，推动“一带一路”建设具有重要意义。本案主要涉及以下三个问题：

　　（一）驰名商标司法认定规则及企业盈利是否认定驰名商标的必要条件

　　驰名商标是在中国境内为相关公众广为知晓的商标。法院在民事诉讼案件涉及驰名商标的认定时，不能只从一个市一个省的区域范围来考量，而必须从全国范围来考量；不能只从案件诉讼双方的商品及商标孰优孰劣来考量，而必须在全国全行业的范围内对其是否广为公众知晓进行考量。对于驰名商标的认定，应遵循被动、因需、个案、事实认定原则。法院只在一般的商标侵权或者不侵权抗辩无法保护商标权人利益，根据当事人的请求，需要跨类进行商标权保护的情况下，才启动驰名商标的司法认定程序。驰名商标的认定只能是个案的，仅作为案件事实和裁判的理由。

　　根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定，当事人主张商标驰名的，应当提供使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；该商标的持续使用时间；该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；该商标享有的市场声誉；证明该商标已属驰名的其他事实。前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

　　请求驰名商标认定，是ZER公司本案首要诉讼目的。但是从实际情况看，即使全部认定其提交的“驰名”证据，最多也只能证明其在中国近半地区具有一定知名度为知名商标，无法达到驰名商标的事实证明标准。而且本案ZER公司主张权利的5项商标中有4项商标足以保护其权利，本案并不符合驰名商标因需认定的原则。一审未予审查本案是否符合驰名商标认定的前提（因需认定），直接进行事实认定，是错误的。

　　一审不予认定驰名商标的首要理由是企业亏损，也是错误的。驰名商标既承载了商品的知名度，也承载了商品的美誉度，关系到商品的商誉和企业的声誉。一般而言，知名度美誉度越高的商品，盈利能力越强因而盈利越多。但是企业产品是否最终盈利，与企业的整体管理运营成本、经营策略、产品的性能定价是否适销对路、市场的调整波动等密切相关，与企业是否有驰名商标没有必然的联系。企业整体是亏损还是盈利，不是认定驰名商标的必要因素。商标在中国境内为相关公众广为知晓且享有良好的市场声誉，才是认定驰名商标的必要事实条件。只有企业的亏损直接关系到商标的知名度和产品声誉的情况下，才可以作为考量因素。但即使在此种情况下，亏损只是果而非因，不予认定为驰名商标的原因仍然不是企业亏损，而是基于商标的知名度和产品声誉不高的事实。企业亏损与驰名商标的认定关系，有必要作重点分析予以澄清。

　　二审明晰了驰名商标认定规则和标准，澄清了驰名商标认定与企业盈亏之间的关系，为一带一路国家理解和应用中国法律，更好地实施其商标战略提供了鲜活、生动的案例和指引。

　　（二）企业使用英文企业名称正当性的界限

　　企业名称是经营主体的名称，是所有该企业标志的集合和指向，是区分市场主体的直接标志，具有最直观明确的市场识别力，容易成为商业标记侵权的抓手和平台。企业名称的登记应当符合法律和行政法规的规定。根据《企业名称登记管理规定》第六条、第八条规定，企业只准使用一个名称；企业名称应当使用汉字；企业使用外文名称的，其外文名称应当与中文名称相一致，并报登记主管机关登记注册。企业名称的使用，应当符合诚实信用原则，不得损害他人的合法权利。

　　英文企业名称的产生，应当具备合法性：一要与中文名称相一致，二要报登记主管机关登记注册，三要保持唯一性，只能使用一个英文名称。英文企业名称的使用应当具备正当性：一要符合诚实信用原则，不得恶意使用；二要避让他人合法的在先权利，不得损害他人的合法权利。

　　具体到本案，欧博尔公司英文名称的产生和使用均没有合法性和正当性。欧博尔公司英文企业名称未经登记且与中文名称无对应关系，英文企业名称中的英文字号 “O-beko”与其中文字号“欧博尔”不能对应，但却与ZER公司本案注册使用在先并在相关公众中具有一定知名度和市场声誉的“BEKO”商标对应；欧博尔公司对于该未经登记注册的英文企业名称，亦未规范使用，将英文企业名称进行去行政区域简化使用，突出其英文字号“O-beko”，或将其英文企业名称与“”标识并用介绍产品，强化“O-beko”的品牌属性，明显逾越对于企业名称正当善意使用的界限，违背诚实信用原则，误导公众，违反公平竞争规则，应认定构成不正当竞争。

　　请求停止侵权，是ZER公司本案另一诉讼目的。欧博尔公司侵权的抓手就是其英文字号。其他的侵权标识、域名等，都是在此基础上的扩张和衍生，并最终成为一个立体多维的全面侵权标识网络。本案一审没有抓住被诉行为之间的关系和实质，没有从英文企业名称的产生和使用的违法性进行分析，简单地以其还使用了与ZER公司在中国成立的企业名称不同的中文企业名称，因而不足以使相关公众对产品的来源产生误认和混淆为由，认定不构成不争当竞争，认定事实和适用法律错误。

　　本案通过阐明认定英文企业名称构成不正当竞争的规则，彰显了企业应以“创新驱动发展”国家战略的司法导向。“创新驱动发展”是新时期国家发展战略。党的十九大报告指出：“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑，要加快建设创新型国家，要强化知识产权创造、保护、运用”。创新驱动发展，改革擘画未来。我国进入加快建设创新型国家的新时代，人民法院必须坚定实施创新驱动发展战略，强化创新型国家在知识产权方面的法制保障。

　　被告欧博尔公司作为主营国际贸易的企业，不思创新，只求模仿，将与ZER公司“BEKO”商标近似的标识作为其英文字号、域名和商标，将其未经登记注册的英文企业名称作为侵权支点，通过将其突出使用、变相使用、合并使用、多方使用等方式，全方位实施侵权行为，企图通过“搭便车”分享他人市场利益，不劳而获，误导公众，既损害了权利人，也损害了社会公众和消费者，最终损害了行为人本身。对欧博尔公司侵权行为的认定和处理，直接关系到基本的发展观、市场观和法律价值取向问题。外向型企业只有准确自我定位，禁绝仿冒“搭便车”，以创新谋求自我发展，拥有自主品牌，才能真正做到可持续发展。

　　（三）酌赔数额的合理性问题及如何在个案中破解赔偿难题

　　赔偿难一直是困扰知识产权审判的一大难题。究其原因在于知识产权尤其商标价值的变动性和不确定性以及其对产品利润的贡献率难以确定，因而在侵权诉讼中往往难以实现损害的准确填平。司法实践中，大量赔偿只能适用法定赔偿，需要综合考量权利人和被诉侵权人方方面面的情况作出裁决。

　　通常情况的大额赔偿，不仅有侵权产品实物，且有侵权产品的销售记录作为酌赔的支撑。但是，举证难始终是知识产权诉讼的难题，判赔数额并不必然建立在侵权产品实物及其销售的财务依据上。对于侵权情节和后果的考量应当是重点，如侵权行为的性质和涵盖权利类型。若侵权多维、侵权程度深、情节重，则同时主观过错也大；如侵害的是高知名度的商标或者创新程度高、市场价值大的技术，或侵权时间长，则侵权危害大；若侵权获利丰厚，则侵权后果严重；若案件性质导致权利人维权成本高，则合理的、必然的维权费用应予支持。

　　侵权人产品的产销情况，包括其生产销售产品的类别、数量、价格、生产销售方式等，是其完全有能力举证证明的。侵权人网站中对外宣传的产品销售状况和销售数量，是其面对市场和公众所作的自我陈述，应当是诚实、负责任的宣告，虽非诉讼中的自认，但系产生于当事人的直接证据，在没有相反证据推翻和明显不符合常理的情况下，应予以认定。

　　合理费用的赔偿包括必然发生的合理的律师费用。对于诉讼周期长、牵涉面广、权利人举证责任重、提交的证据多、实际开支大的涉外案件，律师费是维权费用的大头，即使权利人未提交符合法律规定的律师费用的依据，也应予以适当考虑。

　　让侵权者无利可图是司法正义的要求。欧博尔公司在其网站宣称产品销售近亿美元，其获利明显超过一百万元。欧博尔公司辩称其网站内容不实，不仅不予举证还当庭拒绝ZER公司调取其相关财务资料的请求，应当承担举证不能和举证妨碍的后果。虽然由于种种原因ZER公司并未为其律师费明确主张予以赔偿，但其向法庭提交了律师费的参考，该律师费的支付是可信的。ZER公司为本案支出的费用事实上已经接近百万，本案一审仅仅判赔十万元，将导致ZER公司赢了官司输了钱的不良后果。

　　本案在权利人对自己的损失举证不力，又未获取被诉侵权产品实物和被诉侵权产品的实际销售依据的情况下，主要依据被告侵权的网络证据，根据诚实信用原则、证据规则，运用裁量权，作出了全额支持权利人赔偿请求的改判。

　　诚实信用原则是民法的帝王条款，也是知识产权法律的帝王条款。企业在面对市场时应当如实陈述自己的生产经营情况，不得欺瞒消费者，不得以暗示明示的方式对比贬损竞争者；而在诉讼中，又毫无根据地称自己面对市场和公众所作的陈述和自我介绍推广内容是虚假的以逃避责任，企图两头得利。本案表明，通过诚信原则的贯彻运用，可以很好地助力破解知识产权赔偿难题。诚实信用原则，是破解知识产权赔偿难题的钥匙。

　　本案彰显了我国新时期司法政策。“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”是在知识产权日益成为国家根本利益和国际竞争核心领域时代背景下我国出台的司法政策，要求善于运用诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争等原则裁决案件，严格执行法律、加大损害赔偿力度、推动诉讼诚信建设，使知识产权保护范围和强度与其创新和贡献程度相协调，侵权人的侵权代价与其主观恶性和行为危害性相适应，权利人利益、社会公众利益和国家利益获得均衡发展。

　　本案还涉及商评委对于欧博尔“◎BREKO”“BREKO”

　　商标无效的裁决与本案被诉侵权标识“OBEKO”侵权认定标准协调性的问题。外方商标流转及使用情况复杂，牵涉主体众多，举证困难、举证及维权成本高昂，需要通过裁量权的行使使程序正义与实质正义并行不悖，需要遵循法律法规和司法解释的原则精神能动行使司法裁量权，彰显我国保护知识产权的坚强决心，为一带一路建设保驾护航。

　　王晓明 广东省高级人民法院民三庭

　　欧丽华 广东省高级人民法院民三庭