关于方法特征表征的产品权利要求的新创性判断

　　对于专利的权利要求类型，按照性质划分，通常划分为产品权利要求和方法权利要求。产品权利要求通常是利用结构特征、参数特征等进行限定，而方法权利要求通常用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等“方法特征”来描述。

　　“方法特征”可否用来限定产品权利要求？如果可以，“方法特征”限定的产品权利要求的新颖性和创造性如何判定？

　　首先，根据《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.1节中的相关规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

　　此外，根据《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节中的第（3）点中的相关规定，对于包含“制备方法特征”的权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。例如，专利申请的权利要求为用Ｘ方法制得的玻璃杯，对比文件公开的是用Ｙ方法制得的玻璃杯，如果两个方法制得的玻璃杯的结构、形状和构成材料相同，则申请的权利要求不具备新颖性。

　　与上述玻璃杯的案例相反，本文所要分析的案例，是通过“方法特征”的限定从而使得产品结构发生变化，进而为产品权利要求带来新颖性和创造性的典型案例。

　　案件处理的关键点

　　针对该专利申请，审查员一共下发了两次审查意见通知书，引用了五篇对比文件。在本文中，笔者仅针对最接近的现有技术对比文件1（CN1932622A）进行分析，其他对比文件与本发明的差别较为明显，在此不再赘述。

　　本申请最初实质审查的权利要求1为：

　　“1.一种显示装置，包括被配置成显示图像的多个像素，每个像素包括：

　　第一基板；

　　有机绝缘层，设置在所述第一基板上且具有以不平坦结构形成的上表面；

　　无机绝缘层，设置在所述有机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面；

　　第一电极，设置在所述无机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面；以及配置成向所述第一电极提供数据电压的装置，

　　其中，所述第一电极包括被配置成反射入射光的反射电极。”

　　在第一次审查意见通知中，审查员认为权利要求1相对于对比文件1没有新颖性。代理人仔细研究了本发明与对比文件1的方案，了解到本发明的显示装置与对比文件1的显示装置的本质区别在于：有机绝缘层的不平坦结构（即，下面两图中的波浪状的结构）的形成方式不同。在本发明中，有机绝缘层本身形成时并不具有不平坦结构，这些不平坦结构是通过在后续的无机绝缘层的沉积过程中产生的应力而形成的；与之相反，在对比文件1中，有机绝缘层的不平坦结构是由有机绝缘层本身的形成方法所导致的，而不是在后续沉积无机绝缘层的过程中形成的。

　　简言之，本发明与对比文件1的上述区别属于“制造方法”的不同。

　　对于本申请而言，这种“制造方法”的不同能否给本申请的产品带来结构上的变化？通过以上提及的《专利审查指南》的相关规定可知，如果“制造方法”的不同能够带来产品结构上的变化，则必然能够给本申请的产品权利要求带来新颖性。那么这种“制造方法”的不同能否为其带来创造性呢？

　　带着这些问题，代理人对本申请进行了进一步研究。参照以上示出的对比图，代理人注意到，在本申请的技术方案中，不平坦结构包括多个突起和多个沟谷，突起不规则地形成为具有彼此不同的高度，并且沟谷不规则地形成为具有彼此不同的高度。然而在对比文件1中，其中的不平坦结构包括多个突起和多个沟谷，突起规则地形成为具有彼此相同的高度，并且沟谷规则地形成为具有彼此相同的高度。

　　于是，代理人得出结论：由于本发明的“不平坦结构”与对比文件1的“不平坦结构”两者的形成方法不同，而导致了两者的结构不同，这就给本申请的产品权利要求带来了新颖性。至于这种结构上的不同能否带来创造性，需要进一步判定这样的结构变化能否为本发明带来突出的实质性特点和显著的进步。

　　在本申请的代理过程中，代理人通过检索注意到本申请的美国同族专利申请已经删除了所有的产品权利要求，而仅保留了方法权利要求，并获得了授权。为了更好地保护申请人的权益，代理人将该案面临的情况与申请人进行了沟通，经深入分析方案以及与申请人的充分沟通，代理人了解到本申请的这种结构变化带来了优于对比文件1的技术方案的有益技术效果。具体而言，由于本发明的不平坦结构具有不规则突起和不规则沟谷，对比文件1中的不平坦结构具有规则突起和规则沟谷，这致使由本发明的不平坦结构所产生的光扩散率比由对比文件1的不平坦结构所产生的光扩散率更大（参照以上示出的对比图中的红色和蓝色的线）。因此，本发明的显示装置的可视角度比对比文件1的显示装置的可视角度更宽。虽然该有益技术效果在原申请文件中没有记载，但是基于本领域的普通技术人员的知识和能力，通过合理的推断能够判断出该结构变化必然能够带来上述的有益技术效果。

　　在答复第一次审查意见通知书时，申请人按照代理人建议，对独立权利要求主要增加了“方法特征”以及由该方法特征带来的结构变化的限定，并且进行了创造性争辩。在第二次审查意见通知书中，审查员又引用了新的对比文件5，并且指出全部权利要求1至10不具备创造性。在答复第二次审查意见通知书时，经申请人授权，代理人仅通过争辩方式论证权利要求1至10的创造性，而没有对权利要求进行其他修改。最终，该申请获得授权。

　　本申请最终授权的产品独立权利要求1为：

　　“1.一种显示装置，包括被配置成显示图像的多个像素，每个像素包括：

　　第一基板；

　　有机绝缘层，设置在所述第一基板上且具有以不平坦结构形成的上表面；

　　无机绝缘层，设置在所述有机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面；

　　第一电极，设置在所述无机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面；以及

　　配置成向所述第一电极提供数据电压的装置，

　　其中，所述第一电极包括被配置成反射入射光的反射电极。

　　并且其中所述不平坦结构，是通过在所述无机绝缘层的沉积过程中产生的应力而形成的，并且所述不平坦结构包括多个突起和多个沟谷，所述突起不规则地形成为具有彼此不同的高度，所述沟谷不规则地形成为具有彼此不同的高度。”

　　本申请最终授权的方法独立权利要求9为：

　　“9.一种制造显示装置的方法，所述显示装置包括多个像素，所述方法包括：

　　在第一基板上形成有机绝缘层；

　　通过在所述有机绝缘层上沉积无机绝缘层，而向所述有机绝缘层提供应力，从而通过沉积产生的应力在所述有机绝缘层的上表面中形成不平坦结构，所述无机绝缘层形成有位于所述无机绝缘层的上表面中的所述不平坦结构；以及

　　在所述无机绝缘层上形成第一电极，所述第一电极的上表面形成有所述不平坦结构，

　　其中，所述第一电极的形成包括形成反射电极。”

　　经过修改后的产品独立权利要求1和方法独立权利要求9，两者由于具有相应的特定技术特征（下划线所标示的特征），而同时获得了授权。

　　与该申请的美国同族申请最终删除了所有的产品权利要求，而仅保留了方法权利要求最终获得了授权有所不同，本申请通过将“方法特征”及相应结构补入产品权利要求，并将同样的“方法特征”补入方法权利要求中，且进行了有力争辩，最终该申请的产品权利要求和方法权利要求全部获得了授权，实现了对产品和方法两者的保护。

　　众所周知，如果只保留方法权利要求而获得授权，则在侵权诉讼阶段将面临取证难的问题，因此本申请通过对于产品和方法两者的保护，更好地保护了申请人的权利。

　　相关启示

　　综上所述，该案例是典型的利用“方法特征”来限定产品权利要求，并最终为权利要求带来新颖性和创造性的案件。代理人首先发现了本发明中的“方法特征”获得的不规则平坦结构与对比文件的平坦结构之间的差别，并进一步探究这些差别所带来的对于产品性能的影响，最终论证了该产品权利要求的创造性。

　　通过以上总结，本文明确了“方法特征”在有些情况下是允许被写入产品权利要求中的。当产品权利要求中存在“方法特征”时，代理人/申请人应该有意识地仔细寻找和深入分析，确认该方法特征能否使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成。如果可以论证该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求必然具备新颖性。进一步地，如果代理人/申请人可以从技术问题和技术效果等角度，充分论证由于产品的特定结构和/或组成能够给本发明相对于现有技术带来突出的实质性特点和显著的进步，则更容易说服审查员接受该产品权利要求具有创造性的观点。

　　王侠

　　北京康信知识产权代理有限责任公司