OEM案件的司法认定

　　日前，最高院改判“东风”定牌加工不侵权的再审判决作出后，立即引起业界的重大反响，OEM再次成为知产界讨论和分析的热点。实际上，OEM产业具有社会分工更加精细、利润分配更加合理、资源配置更加优化等特点，在我国经济中也一直扮演着重要角色，其作用体现在解决就业、出口创收等各个方面。因此，进一步明确OEM案件的裁判标准便显得尤为重要，这也将有利于国际贸易合作的开展。

　　OEM是国际贸易中逐渐形成的一种合作方式，英文全称为Original Equipment Manufacturer，目前我国法律还没有对此作出明确的规定。通常情况下，OEM是指境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照要求加工产品，并在产品上贴附境外委托人提供的商标，最终将全部产品交付给境外委托人，但不在我国境内销售的生产加工模式。

　　根据知产宝发表的《用109个案例看OEM司法认定》中的统计数据，目前已有至少109个与OEM相关的判例，其中90个为侵权案件，19个为行政案件，具体如下表所示。

　　从表中可以直观地看出，OEM案件主要集中在侵权方面，绝大多数案件均认定“未构成商标使用”和“不侵权”。但是，在行政案件方面，绝大多数案件又认定“构成商标使用”，这与民事案件的结论存在矛盾。实际上，不同的裁判结论体现了不同时期司法实践的不同裁判标准。接下来，本文将通过具体的案例进行分析。

　　民事侵权案件中OEM案件的司法认定及发展历史

　　（一）早期各地法院机械地适用《商标法》中的侵权条款，普遍认定OEM行为构成商标侵权

　　在早期（约在2002-2005年间），各地法院更为关注“形式正义”，普遍认定OEM行为构成侵权，认为根据地域保护原则，在我国核准注册的商标，应对其进行无条件的保护，他人不得以任何方式侵害该注册商标的专用权。因此，各地法院多认为OEM行为属于修改前《商标法》第五十二条规定的情形，应当认定侵权。

　　最为典型的案例是广东省深圳市中级人民法院于2002年12月10日作出的(2001)深中法知产初字第55号判决（Nike案）。该案中，广东省深圳市中级人民法院认定，国外定作方、国内出口方、国内加工方在主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，其行为共同构成商标侵权。随后，浙江省宁波市中级人民法院(2005)甬民二初字第232号民事判决（RBI案一审）也采纳此观点。浙江省高级人民法院的(2005)浙民三终字第284号民事判决（RBI案二审）亦认定：“根据《商标法》第五十二条第(一)项规定，是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。”

　　（二）中期各地法院开始重视“实质正义”，认定OEM行为未构成侵权，支持的理由主要集中在“不会造成混淆误认”，不符合商标侵权的基本要件

　　随着OEM案件的增多，早期的“形式主义”很快受到各方的批评和质疑。到了中期（约在2006-2011年间），各地法院开始重视“实质正义”，认为OEM商品没有进入我国市场，不会造成我国内相关公众的混淆和误认，不可能发生损害事实，因此不宜再机械地适用《商标法》中的侵权条款。

　　实际上，北京市高级人民法院曾在2004印发的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中（京高法发[2004]48号）对此问题进行表态：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”但是，这一解答没能改变早期的主流观点，北京市高级人民法院也在2006年印发的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）中删除了这一表态。

　　2010年7月1日，最高法办公厅回复海关总署的《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中也明确表示：“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于《商标法》第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为”。

　　实践中，越来越多的法院采纳了“不会造成混淆误认”的观点。例如，福建省高级人民法院的(2007)闽民终字第459号民事判决（BOSS案）认定：“中国的相关公众在国内不可能也没有机会接触到标有讼争商标的西服，就更不可能造成国内相关公众的混淆和误认，而造成相关公众的混淆、误认是认定构成侵犯注册商标专用权的前提。”随后，上海市高级人民法院的(2009)沪高民三(知)终字第65号民事判决（JOLIDA案）、江苏省高级人民法院的(2012)苏知民终字第0297号（SOYODA案）也采纳了相同观点。

　　值得一提的是，最高院于2009年4月21日下发了《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，该意见第18条规定：“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”不过，由于没有进一步解释，各地法院对“必要的审查注意义务”的理解也不尽相同，在案件审理中亦会施以不同的裁判标准。

　　（三）目前最高院相关再审判决明确了OEM行为并非《商标法》意义上的使用行为，因此不构成商标侵权

　　第一例OEM再审案为最高院的(2014)民提字第38号案（PRETUL案）。该案中，浙江省宁波市中级人民法院、浙江省高级人民法院在一审、二审中均判定涉案OEM行为构成侵权。随后，浦江亚环锁业有限公司（一审被告、二审上诉人）不服二审判决提起再审，最高院予以提审。最终，最高院再审判决认定：“虽然《商标法》第四十八条中的‘用以识别商品来源的行为’系2013年商标法修改时新增加，但并不意味着对商标法关于商标的使用有了本质的变化，而是对商标的使用进行的进一步的澄清，避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴，进而导致《商标法》第五十二条的扩大适用。”因此，最高院认定，加工方使用相关标识的行为，不构成商标侵权。

　　第二例OEM再审案为最高院的(2016)最高法民再339号案（东风案）。该案中，江苏省常州市中级人民法院一审判定涉案OEM行为不构成侵权，江苏省高级人民法院二审改判构成侵权。随后，江苏常佳金峰动力机械有限公司（一审被告、二审被上诉人）不服二审判决提起再审，最高院予以提审。最终，最高院再审判决认定：“不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。本案中，在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司（一审原告，二审上诉人）涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。”

　　其实自2011年起，已经有法院开始从“商标使用”角度解读OEM行为。例如，广东省高级人民法院的(2011)粤高法民三终字第467号民事判决、山东省高级人民法院的（2012）鲁民三终字第81号民事判决等。但是，直到最高院再审判决的作出，“非商标使用行为”才逐渐成为主流观点。也就是说，在OEM侵权案件中，应当首先判断涉案标识是否在我国发挥了识别商品来源的功能，如果没有发挥指示功能，就不构成商标法意义上的使用，更谈不上“侵权”。

　　需要指出的是，最高院“东风案”还对“必要的审查注意义务”进行了阐述：“除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定侵害商标权。本案中，常佳公司已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就其时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了适当数额的补偿费用。可见，常佳公司对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。”笔者认为，既然已经认定OEM为“非商标使用行为”，就无需再探讨“必要的审查注意义务”，最高院的这一探讨仍可能导致未来的争议。

　　商标行政案件中OEM案件的司法认定及发展历史

　　根据知产宝的统计，OEM行政案件共有19个，解决的是“是否属于商标使用”，其中14个认定属于使用，5个认定不属于使用。实际上，根据《商标法》的规定，“商标使用”主要体现在第三十二条“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”以及第四十九条“连续三年不使用”两项条款中，下文将围绕这两项条款进行讨论。

　　（一）各级法院一致认为OEM行为不属于《商标法》第三十二条中的“在先商标使用”

　　在最高院的(2012)行提字第2号案（無印良品案）中，为证明“在先使用并有一定影响”，良品计画提交了珠海良品公司为其从事商品加工、检测及配送的生产证据，以及“無印良品”商标在日本及中国香港的宣传和使用证据。北京市第一中级人民法院认定，在案证据不能证明“無印良品”商标在中国的实际使用。良品计画不服提起上诉，北京市高级人民法院在二审判决中明确表示：“在案证据仅仅能证明良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明‘無印良品’商标中国境内的实际使用并为一定范围的相关公众所知晓”。虽然良品计画不服提起再审，但是最高院的再审判决仍然维持了二审判决，认定在案证据不足以证明“無印良品”商标在中国大陆的实际使用并具有一定影响。

　　（二）在涉及《商标法》“撤三”条款的案件中，各级法院普遍认为OEM行为属于“撤三”案件中的“商标使用”。但随着最高院的反复表态，北京市高级人民法院在最新的判决中明确，不宜再对“撤三”案件中的OEM行为采用双重标准，OEM行为不再构成“撤三”案件中的“商标使用”

　　根据笔者统计，OEM行政案件大多为“撤三”案件。由于“撤三”条款的设立目的是“鼓励和促使商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，而非惩罚商标权人，该项制度下的商标使用不是产生权利的使用，而是在已经获得权利的基础上，激活商标，行使并维持权”，在“撤三”案件的实践中，北京市第一中级人民法院、北京知识产权法院、北京市高级人民法院均认为OEM行为属于“商标使用”。例如，北京市高级人民法院在（2010）高行终字第265号行政判决中认定：“虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易政策。”最终，北京市高级人民法院在该案中维持了涉案商标的注册。

　　此外，北京知识产权法院在(2015)京知行初字第3764号行政判决中，对最高院“無印良品”案判决在“撤三”案件中是否适用作出了下述评述：“最高人民法院(2012)行提字第2号判决系针对定牌加工是否属于修改前《商标法》第三十一条的‘在先使用并有一定影响的商标’的情形，不能成为判定是否属于‘连续三年停止使用情形的当然依据’。”最终，北京知识产权法院在该案中仍然认定OEM行为属于“撤三”案件中的“商标使用”。

　　但是，北京市高级人民法院在2017年12月15日作出的(2016)京行终5003号行政判决中已经转变观念，参考适用了最高院的“無印良品”案以及“PRETUL”案，并认为：“虽然最高院在上诉案件中涉及条款与撤销案件中的条款不同，但是，除非法律本身作出明确区分，在同一部法律内对相同概念作相同理解，是法律理解和适用的必然要求，否则将导致法律适用过程中法律概念的冲突和矛盾。因此，不应将未在中国大陆地区实际销售而仅供出口的商品上的商标贴附行为认定为商标法意义上的商标使用行为，并仅据此而维持商标的注册。”最终，北京市高级人民法院在该案中认定OEM行为不属于“撤三”案件中的“商标使用”。

　　北京市高级人民法院最新的判决，是否意味着OEM行为一律不属于“撤三”案件中的“商标使用”，目前尚未有定论。然而，北京市高级人民法院作为商标行政案件的终审法院，此次观念的改变，必将对日后的OEM“撤三”案件的审理起到重要的指导作用。从根本上说，民事与行政案件中的“使用”并无差别，理应对其作相同的理解，不应再采取双重标准，这也更有利于分析OEM的本质，从而避免纷争，更好地指导生产者和消费者目前的生产和生活。

　　谯荣德 北京市路盛律师事务所

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