技术贡献视角下的专利有效性评价（二）

　　在专利授权确权行政案件审判实践中，关于说明书与权利要求书的主要争议在于：说明书公开是否充分，权利要求书是否缺少必要技术特征，权利要求书是否得到说明书支持。这些主要争议除了单纯的逻辑分析外，还可以从技术贡献视角来进行分析。

　　一、技术贡献视角下的说明书评价

　　（一）是否实际作出技术贡献的判断

　　从技术贡献的视角来看，说明书是充分公开技术贡献的载体，是否作出了技术贡献，离不开说明书这个技术信息的载体。从技术贡献视角来评价说明书，应当考虑两个方面：第一，判断发明人是否实际作出了技术贡献；第二，判断发明人是否充分公开了其技术贡献。

　　为了判断发明人是否实际作出了技术贡献，又应当考虑以下两个方面；第一，技术贡献是否在申请日之前就已经作出。评价技术贡献是否在申请日之前作出必须依据申请日提交的原始说明书，特别需要注意的是，申请日之后补充的技术信息不能作为说明书公开是否的判断依据。第二，技术贡献是发明人已经实际作出的，说明书公开的信息能够使本领域技术人员进行验证，不能是推断和猜测。发明人在申请日之前没有实际作出的技术贡献，是不能获得专利权保护的。

　　（2013）高行终字第1459号“眼自功医疗近视眼病近视眼助视器”发明专利申请驳回复审行政纠纷案是表明发明人没有实际作出技术贡献的典型案例。该案中，本申请涉及一种眼自功医疗近视眼病近视眼助视器，其实质要求保护利用小孔眼镜来治疗近视的技术方案。但现有的医学知识表明，佩戴小孔眼镜仅能起到暂时提高视力的作用，并不能从根本上治疗近视，在说明书没有相应内容表明本发明确实能够实际达到声称的治疗效果的情况下，专利复审委员会认为说明书公开不充分。

　　专利申请人不服行政决定提起诉讼，在诉讼中主张，专利复审委员会应从针孔方位、影方位、各时期字色情况等方面论证本申请是否能治疗近视，而不应笼统的否定本专利申请。从前面所论述的技术贡献的视角来看，发明人应当通过说明书的相关记载来证明其主张的技术贡献是其实际作出的，而不能是推断性的。在说明书记载的信息并不足以使本领域技术人员相信其实际作出了能够使用小孔眼镜治疗近视的技术贡献的情况下，应当由其承担不利后果。

　　专利申请人还认为，申请日前没有被社会承认的理论应在申请日后由国家知识产权局进行实践，实践不受现有理论的限制，如果实践成功就应批准专利。从前面所论述的技术贡献的视角来看，发明人在申请日之前并没有实际确认其要求保护的技术方案能够实现其声称的技术效果，则不能认为其实际上作出了技术贡献。即使申请日之后他人利用本申请的技术方案获得相应技术效果，也只可能是他人作出了技术贡献，不能认为是专利申请人作出了技术贡献。

　　（二）是否公开技术贡献的判断

　　为了判断发明人是否充分公开了其技术贡献，应当考虑以下两个方面：第一，即使有技术贡献，但发明人没有在说明书中充分公开，导致本领域技术人员不能实现，就不能认定为发明人作出了技术贡献，也不能予以保护。第二，对技术贡献的公开程度，应当以本领域技术人员不会合理怀疑技术方案能够实现为准，不需要本领域技术人员不能花费过度劳动。

　　从技术贡献的视角来看，说明书应当公开充分，这样说明书公开的技术贡献才可能获得保护，最起码是，权利要求书中要求保护的技术方案实质上所体现的技术贡献必须公开。如果本领域技术人员阅读说明书之后明白发明人实际作出了某些技术贡献，但权利要求书要求保护的技术方案相应的技术贡献没有被说明书充分公开，那也不能承认技术贡献的存在。本领域技术人员不需要作出技术贡献，即可以实施权利要求书要求保护的技术方案。

　　（2011）高行终字第1729号“通过微生物发酵提取胶原蛋白的方法”发明专利申请驳回复审行政纠纷案是发明人可能作出技术贡献但没有在说明书中充分公开的典型案例。在该案中，发明人声称其使用特定的细菌能够将含胶原蛋白的组织发酵产生“主要含胶原蛋白单体的胶原蛋白组分”，但问题是，说明书和权利要求书并没有记载哪一种具体的细菌能够取得上述技术效果。虽然说明书的实施例1中实际上公开了用于发酵的微生物被称为“TW-S-7-1”，但该微生物并不属于公知的微生物材料，也没有在国家知识产权局认可的保藏单位进行保藏，因此不能视为公开。虽然实施例2-6公开了芽孢杆菌属的革兰氏阳性细菌菌株，但并没有具体指明是何种酵母。从技术贡献的视角来看，对技术贡献的公开程度应当以本领域技术人员不会合理怀疑技术方案能够实现为准，不需要本领域技术人员不能花费过度劳动。如果本领域技术人员需要大量实验才能从众多芽孢杆菌属的革兰氏阳性细菌菌株中筛选出能够取得相应技术效果的具体细菌，同样应当被认为对技术贡献的公开程度不够。

　　因此，在该案中，发明人确实可能作出了技术贡献，但却没有在说明书中公开其技术贡献。由于在说明书基础上本领域技术人员无法获知由何种具体的菌株来发酵含胶原蛋白的组织以得到主要含胶原蛋白单体的胶原蛋白组分，因此应当认定说明书公开不充分。

　　二、技术贡献视角下的权利要求书评价

　　（一）是否缺乏必要技术特征的判断

　　权利要求书得到支持，主要是指能够要求专利权保护的范围应当等于或小于发明人公开在说明书中的技术贡献，换言之，保护范围不能超出说明书公开的范围，且应当与说明书公开的技术贡献相匹配。

　　在司法实践中，从技术贡献的视角来看，关于权利要求的争议主要表现为：第一，技术贡献是否体现在权利要求书中；第二，要求保护的范围是否与说明书公开的技术贡献相匹配。对于技术贡献是否体现在权利要求书中，司法实践中有两种情况：第一，发明点相关的必要技术特征没有写进权利要求书；第二，发明点相关的必要技术特征没有写清楚。

　　（2011）高行终字第1729号“通过微生物发酵提取胶原蛋白的方法”发明专利申请驳回复审行政纠纷案中的事实稍作变换，就变成了发明点相关的必要技术特征没有写进权利要求书的典型案例。如果在该案中，说明书充分公开了哪一种具体的细菌能够发酵含胶原蛋白的组织以得到主要含胶原蛋白单体的胶原蛋白组分，则表明发明人实际作出了技术贡献，而且说明书也充公公开了技术贡献，但是，本申请权利要求中并没有具体指明是哪一种细菌能够取得该技术效果，体现技术贡献的技术特征没有体现在权利要求书中，应当认定其缺少必要技术特征。

　　（二）是否得到说明书支持的判断

　　从技术贡献的角度来看，要求保护的范围是否与说明书公开的技术贡献相匹配是权利要求书是否得到说明书支持的关键。只要满足以下两个条件，就该当认定权利要求书得到了说明书支持：第一，本领域技术人员依据说明书可以实现权利要求要求保护的全部技术方案，解决相应技术问题，取得相应技术效果。第二，本领域技术人员在实现要求保护的全部技术方案的过程中，并不需要付出创造性劳动，也不需要过度劳动或大量实验。

　　在司法实践中，关于权利要求书是否得到说明书

　　支持，有一个争议问题在于：说明书对权利要求书的支持是形式支持还是实质支持。笔者认为，从技术贡献的视角来看，无论是否得到形式支持，只要得到了实质支持，都应当认定为权利要求书得到说明书支持。在以下几种情况下，说明书可能被认为在形式上并不支持权利要求书，但同样应当认定为权利要求书得到了说明书支持：第一，权利要求书的技术方案本领域技术人员可以实现，说明书是否记载具体实施方式，具体实施方式与权利要求书的概括是否相同，并不影响权利要求中的技术方案的实际实现。第二，虽然说明书“发明内容”部分只是对权利要求书的重复，但如果本身足以使本领域技术人员清楚，能够实现，不需要说明书再增加说明。第三，实施例概括的技术方案不一样，但权利要求书中的技术方案本身也是清楚的，本领域技术人员能够实现权利要求的技术方案，实施例与权利要求书的不一致也不影响权利要求书的技术方案的可实现性。

　　三、小结

　　从技术贡献的视角来评价说明书和权利要求书是否符合要求及其对专利权有效性的影响，可能更容易接近专利权的本质，也有利于正确处理司法实践中的现实问题。法律规则是死板的，要正确地、灵活地理解和适用法律规则，就需要抓住法律规则背后的基本目的、原则和精神。

　　文/石必胜 北京市高级人民法院知识产权庭法官 本刊专栏作者

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