对我国职务发明条例（送审稿）发明报告制度的若干思考

　　国家知识产权局2012年底公布的《职务发明条例草案（征求意见稿）》（下文简称“征求意见稿”）和2013年底报送国务院的《职务发明条例草案（送审稿）》（下文简称“送审稿”）在第3章“发明的报告与申请知识产权”中，大量“借鉴了德国、法国的发明申报制度，并结合我国国情，创造性地规定了发明的报告制度”，成为此次立法活动的一大亮点。本文尝试从德国发明报告制度入手，同时参考其他立法例，评析我国此次修法存在的问题。

　　一、德国雇员发明法规定的发明报告制度

　　目前我国有关职务发明的规定，主要体现在专利法中以及散见于著作权法、合同法、科技进步法、植物新品种保护条例、计算机软件保护条例等法律法规中。这种立法体例与英国、法国、日本、韩国等国家类似，但与德国采用的专门单行法模式不同。

　　历史地看，德国第一部专利法（1877）并没有规范雇员、雇主在职务发明上的法律关系。1936年专利法首次确定了职务发明的归属，二战期间为激励发明转化，德国颁布了《戈林-斯佩尔法令》（Goering-Speer-Verordnung），要求雇员及时向雇主通知发明，并享有报酬权。二战后，德国总结历史经验，于1957年制定了《雇员发明法》（Arbeitnehmererfindungsgesetz，后文简称ArbEG），全面、详细地规定了职务发明的报告制度、权利归属、奖励报酬、雇主与雇员发明人的权利义务、纠纷解决等问题。2009年通过了《专利法之简化与现代化法》，对ArbEG中的发明报告制度做了简化的调整。

　　按照ArbEG第1章的规定，雇员（除董事会成员及总经理）在雇佣关系存续期间所做出的职务发明创造，只要劳动法律关系受到德国法律的管辖，即适用该法。根据德国法，雇员是发明的原始持有人，雇员发明的相关权利并不自动归属于雇主，而必须经过特定的意思表示程序，才实现从雇员到雇主之间的权利图1：德国雇员发明法规定的发明报告简略流程图让渡。这个程序始于雇员的发明报告，终结于雇主的权利主张，而且在意思表示的时间、内容和形式方面有着诸多严格的规定（如图1所示）。

　　例如，ArbEG首先规定，做出职务发明的任何雇员有义务不迟延地以文本格式（Textform），向其雇主申报该发明，并说明该文件是对发明的申报；如果多个雇员对发明的完成作出贡献的，可以共同提交申报（第5条第1款）。ArbEG还对雇员报告发明义务设置了内容方面的要求，即雇员应当在申报中说明“技术问题、解决方案以及其如何实现该职务发明”，“应当附具任何理解该发明所必要的现有记录”，“应当含有该雇员收到的任务指示、利用的企业的经验和活动、该雇员的协作者及其贡献的性质和范围”，“应当着重说明属于其贡献部分”（第5条第2款）。

　　从雇主的角度来看，如果其认为雇员提交的发明报告有遗漏或不够详细的，可以在两个月内要求提供进一步的说明。但在必要的范围内，雇主必须协助雇员补充该发明申报（第5条第3款），甚至设立发明人顾问的岗位。另外，ArbEG在2009年修改之后规定，在接到雇员符合要求的报告之后四个月内，如果雇主没有作出放弃发明的声明的，则拟制雇主主张对该发明的权利（第6条第2款）；与此同时，所有针对职务发明的权利都归属于雇主（第7条第1款）。该拟制规则一改之前有利于雇员的推定规则，目的在于简化雇主获得职务发明的程序，可惜此次立法并没有关注到德国法这种变动及背后的原因。

　　另外，ArbEG还规定，雇员在受雇期间做出自由发明的，同样必须不迟延地通知雇主，并向雇主披露与发明相关的足够的细节，以便雇主判断该发明是否为自由发明（第18条第1款）。如果雇主在三个月内没有提出异议的，则以后不可以再争议该发明属于职务发明（第18条第2款）。但是，如果该发明明显不能被用于雇主的企业的，则雇员没有报告发明的义务（第18条第3款）。

　　二、我国送审稿发明报告制度存在的问题

　　1、立法层级不够高

　　发明报告制度应该在哪个立法层级上来规定呢？

　　从德国以及国外立法来看，德国在与《专利法》地位平行的《雇员发明法》（ArbEG）中，详细规定了雇员发明报告的义务和雇主权利主张的规则。法国《知识产权法典》（法律部分）在规定雇佣发明的归属时，原则性规定了雇员发明人的报告义务及雇主确认接收的义务、相互沟通和保密的义务，并授权由法规进一步明确发明报告的条件和时限等（L611-7，3°）；而该法典法规部分详细明确了相关的条件、形式和时限（R611-1~10）；类似的，我国台湾地区在《专利法》第8条中规定，受雇人完成非职务上之发明，应即以书面通知雇用人，并在必要情况下告知创作过程。

　　可见，这些被借鉴的立法例，毫无例外都在法律层级上，确定了发明报告制度，因为该制度直接影响到职务发明归属的权利的存续。

　　那么我国应在法律还是条例层面引入发明报告及权利主张制度呢？根据我国《立法法》，涉及民事基本制度只能制定法律（第8条），对为执行法律的规定需要制定行政法规的事项可以出台行政法规（第56条第1项）。问题就在于，送审稿所设计的规则，是否仅在现有框架内执行现行法律的规定，还是突破了现行法律的规定。笔者认为是后者。虽然立法者指出，此次立法意在“对职务发明制度进一步细化，增强可操作性并补充程序性规定”，但送审稿的某些规则并不限于“细化”和“补充”，而是寻求突破原有制度框架，建立新的利益平衡机制。其中值得注意的有：

　　第一，将雇员报告职务发明变成独立的义务。根

　　据现行法，职务发明的知识产权属于单位，所以雇员有义务报告职务发明乃应有之义，若雇员发明人故意隐而不报的，单位可起诉并主张相应的损害赔偿，但该诉请并不独立于发明权属争议之诉。若条例创设独立的职务发明报告义务，就意味着违反该义务（例如报告发明的内容、时限不符合要求）时，单位可提起独立诉讼，请求强制履行、损害赔偿、禁令以及对抗报酬协议等等。这诚然可理解为对现行法的细化和补充，但立法者必须考虑到，将来得根据其他法律来提供相应的救济渠道。

　　第二，增设雇员披露非职务发明的义务。根据送审稿，雇员发明人报告义务的范围是“与单位业务有关的发明”（第10条），部分非职务发明亦属报告以及详细披露之列（第12条）。但根据现行法，雇员发明人并无义务向单位详细披露非职务发明，若条例增设此项义务，有超出既有框架之嫌疑。

　　第三，增设了单位丧失职务发明权利的规定。根据送审稿第12条，发明人若主张其报告的发明属于非职务发明，而单位未在法定期限内答复的，该发明即属于非职务发明。从其文义来看，即便所述发明依现行法属于职务发明，也可因单位在发明报告程序中的不作为而产生失权后果。但是现行法并不存在这种例外情况。条例拟制的这种不利于单位的失权结果，突破了既有的法律框架。

　　第四，增设单位处分职务发明的额外负担。送审稿要求单位在法定期限内决定职务发明的利用形式并通告发明人（第13条），要求单位在停止职务发明申请或放弃知识产权之前应提前通知发明人，发明人享有无偿或有偿受让权，并可请求调解或起诉（第15条）。前者勉强可理解为是单位对发明人报酬权（知情权）之从义务，后者则超出发明人报酬权的一般内涵，在适用范围和条件上也突破了《合同法》第326条有关转让职务发明时发明人同等条件下优先受让的规定。

　　笔者认为，上述条款都有“法外”创设权利义务的嫌疑，如果在专利法等法律尚未修改之前，就强硬推出有《职务发明条例》，那么相关条款的合法性就存在问题。从目前国情来看，我国单独出台《职务发明法》的可能性很小，因此在这个问题上或可效仿法国模式，即先在《专利法》等法律中增设有关发明报告及权利主张的原则性规定，从而为《职务发明条例》的细化预留合法性的空间。

　　2、具体规则设计的问题

　　为进一步讨论送审稿中的发明报告制度，下文的分析将忽略上述立法层级的问题。

　　（1）报告发明的主体

　　送审稿第10条第2款规定，发明由两个以上发明人完成的，由全体发明人共同向单位报告。全体发明人共同报告的意义在于明确发明历史及共同发明人各自的贡献度。问题是，若无法达至该理想状态，能否免除共同报告义务而单独报告，提高报告环节的效率？反观外国立法例：（1）德国法规定，共同发明人“能够”（k.nnen）提出共同报告（ArbEG第5条）。德国判例也明确，在共同发明的情况下，发明人之一提交发明报告但没有披露代理权限的话，其报告对其他共同发明人不具有法律效力。在实践中，德国企业也多建议共同发明人一起提交发明报告。可见这并非强制性义务。（2）法国法则直接规定，发明人有多名时，可由所有或者仅由部分发明人递交共同声明（R611-1）。

　　因此笔者建议，在共同发明的场合，部分发明人也可以提交发明报告，但报告中涉及其他发明人利益的内容，未经追认不具有法律效力。

　　（2）发明报告范围

　　送审稿第十条要求发明人报告“与单位业务有关的发明”，该发明可以是职务发明，也可以是非职务发明（第12条）；发明报告的范围包括发明名称、内容、发明类型和理由以及其他事项（第11条）。但“与单位业务有关的发明”并非我国现有法律中的概念，征求意见稿和送审稿也没给出其定义。这将导致“职务发明”、“与单位业务有关的发明”和“非职务发明”等概念界限的争议，影响到发明人履行报告义务。其次，如前所述，要求雇员披露非职务发明的详细内容，也没有“法律”层面的明确依据。

　　反观我国台湾地区与外国的立法例：（1）台湾1994年修订专利法时，特地借鉴德国法国的二分法，删除“与单位业务有关的发明”的概念，原因是其“界定不易，致专利权益之归属迭有争议”。（2）德国法区分职务发明和自由发明，但雇员对它们都有不迟延报告的义务，除非该自由发明明显不属于雇主的经营范围（ArbEG第18条）；报告内容有发明技术问题、路径、解决方案、职务指示、使用到的企业经营、共同工作者及贡献度及性质等。（3）法国法对报告义务的设计颇为巧妙，一方面要求雇佣发明人必须报告职务发明和自由发明（L611-7，3°；R611-1），使雇主能够判断其类型（R611-1），一方面又对两类发明应披露的范围作了区分。具体而言，发明报告一般只提供雇主能够判断发明类型的信息即可，包括发明主题、创作背景（如企业指令、使用到的企业经验、合作）和雇员对分类的看法（R611-2）；仅当意味着存在职务发明时，才需要详细描述发明（技术问题、在先技术、技术方案、实施例和附图）（R611-3）。

　　因此笔者建议，删除“与单位业务有关的发明”的概念；要求雇员披露职务发明与非职务发明，但非职务发明仅需披露单位用以判断发明是否属于职务发明的信息；同时引入分类的确认和争议规则（权利主张规则）。

　　（3）报告发明的时限

　　送审稿第十条规定，发明人自“完成发明之日起两个月内”有报告发明之义务，但立法者并没有说明为何规定了两个月的期限。笔者揣测，这可能是想给发明人更宽松的时限。但问题在于：首先，这不符合发明报告制度的主要政策目的。发明报告制度的政策考量，除了保护雇主利益，还在于鼓励尽快报告职务发明并获取知识产权，这也符合雇佣双方的一致利益。从站在抢占申请日和优先权益的角度看，设置这两个月的时限与该目标无疑是背道而驰的。其次，假如立法原意是考虑到我国目前发明人的整体素质，让他们有较长时间完成符合要求的发明报告，那么仅有期限上的关怀又显得不够，因为发明人若不具备撰写发明报告能力，给予两个月的时限也未必有用。再次，“发明完成日期”并不容易确定（美国专利冲突程序有关确定发明日期的复杂规则可做例证），再加上意思表示既有内容形式的要求又有送达上的证据要求，明确设置两个月的法定最高时限，徒增雇佣双方在时限问题上的纠缠及企业的管理成本，并非明智的做法。

　　反观国外立法例，法国法要求发明人“马上”（immédiatement）申报发明（R611-1），德国法要求发明人“不迟延地”（unverzüglich）报告发明（ArbEG第5条）。德国法的“不迟延”通常指完成发明之日后不超过数日，但判例认为并非“立刻”而是需要一定的深思熟虑期间（überlegungsfrist）。在表面上这种要求虽然对雇员苛刻，但在个案中却具有法律解释上的弹性，符合雇佣双方的共同利益。因此笔者建议，为发明报告义务设置两个月时限，无法鼓励尽早报告发明，且容易滋生期限争议；可以效仿德国法，要求发明人“不迟延地”报告发明，同时降低最初在报告内容上的披露标准，例如先提供使单位能够判断发明类型的信息，再补充职务发明的具体内容；为协助制作发明报告，还可以效仿德国人的旧做法（旧ArbEG第21条）即建议企业设立发明人顾问（Erfinderberater），或要求企业预先向员工提供格式化的发明报告书。

　　三、结论

　　职务发明制度本身的重要性和复杂性，对立法者提出了很高的要求。《职务发明条例》从筹备起草至今已经三易其稿（工作组讨论稿、征求意见稿和送审稿），国家知识产权局官网上立法材料的开放和详细程度更是前所未有，这些都反映了此次立法的严谨认真和立法水平的提高。然而，我们必须看到，法律移植从来不是一件容易的事情，更何况法律创新。即便貌似简单的发明报告制度，要从德法两国“创造性地”移植到我国，也得经历深入和系统的实证研究和比较研究。篇幅所限，笔者仅就最迫切的问题提出管窥之见，也希望兹事体大的立法层次问题，能引起立法者的重视。

　　文／张韬略 同济大学知识产权与竞争法研究中心副主任 黄洋 上海市杨浦区人民法院民三庭