《职务发明条例草案（送审稿）》焦点问题解读

　　——从企业角度分析实务操作可行性

　　中兴通讯股份有限公司自1996年开始申请专利，经过18年的积累，截止目前国内外专利资产储备超过5.2万件，已经授权的国内外专利近1.6万件，在全球通讯行业占有领先地位。

　　职务发明是中兴通讯知识产权资产的重要组成部分，每年公司在员工个人专利创新激励上的投入已超过千万元。为鼓励员工创新，公司内部建立了完善的知识产权申请流程，制定《知识产权奖励》等一系列内部规章，并从以往以专利申请为原则进行简单的一次性奖励调整到全程覆盖，即从申请、授权乃至转让许可等专利价值周期的各个环节对做出贡献的发明人给予激励和报酬，大大激发了员工的创新和专利申请的热情。《职务发明条例草案（送审稿）》虽致力于调动职务发明人和企业的创新积极性，提出了很多建设性条款。但是无论是从企业创新的实践角度，还是发明人与企业利益平衡的立法角度来看，《职务发明条例草案（送审稿）》部分条款仍然值得商榷。

　　一、技术秘密是否适合作为职务发明保护的客体《职务发明条例草案（送审稿）》第四条规定：

　　本条例所称发明，是指在中华人民共和国境内完成的，属于专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权或者技术秘密保护客体的智力创造成果。技术秘密（ＫＮＯＷ－ＨＯＷ），至今各类法律对其无明确定义。我国《反不正当竞争法》第十条规定：“本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”上述技术信息可以等同为技术秘密。一项技术是否构成技术秘密，其判断标准首先是秘密性，这是技术秘密的本质特征。但是专利权与此正好相反。两者不同的属性注定需要采取不同的措施进行管理。

　　《职务发明条例草案（送审稿）》中规定了详细的发明报告制度和奖励、报酬制度。其中第十条至十六条明确了报告人、报告的时间、报告的内容、职务发明与非职务发明的不同报告处理流程、书面意见的强制要求等。第二十四条规定了单位决定对职务发明作为技术秘密予以保护的，应当根据该技术秘密对本单位经济效益的贡献参照发明专利权的规定向发明人支付合理的补偿。尽管在第十条中规定单位可以“另有规定或者与发明人另有约定”，但上述这些条款并不适合技术秘密的特殊性。如果将技术秘密纳入职务发明条例，会给企业带来巨大的成本和负担，同时也会因难以操作导致纠纷频发。首先，技术秘密作为公司保密的内部信息，数量巨大，包含了大量不构成技术方案的技术信息、试验数据等。其次，技术秘密带来的经济效益很难估算，这将导致实务中对技术秘密进行奖酬很难操作和落实。

　　当然，相比专利而言，有时技术秘密对企业而言更为重要。例如企业在进行技术许可或转让中不仅仅涉及到知识产权，往往也包括了技术秘密，甚至技术秘密的价值会带来更大的收益。因而对技术秘密做出贡献的发明人需要给予奖励，但是不易硬性规定，企业可以内部制定规章制度予以保障。

　　二、发明报告制度是否适用于企业内部管理

　　《职务发明条例草案（送审稿）》第十条规定除单位另有规定或者与发明人另有约定外，发明人完成与单位业务有关的发明的，应当自完成发明之日起两个月内向单位报告该发明。该条例利用第十条至十六条详细规定了发明报告制度，明确了报告的时间和报告人、报告的内容、非职务发明与职务发明报告的不同处理、书面答复的硬性要求等。在笔者看来，职务发明或者技术秘密如何进行管理是每个企业根据自身客观条件和大量实践积累得出的符合企业内部管理的一部分，不适合统一的硬性规定。

　　首先，一个大的企业仅每年的专利申请量都在几千件以上，更不论数量庞大且无法计算的技术秘密，如果都采取报告和书面回复的操作方式，对企业管理工作是一项巨大的挑战，也不具有实际操作性。发明人做出发明之后，不管是职务发明还是非职务发明，均向单位报告，这样会大大加大企业的管理工作，而实际上，职务发明是根本无需单独报告的，发明人只要将完成的职务发明提交给单位即可，只有在发明人认为是非职务发明的情况下才需向单位报告，台湾专利法第8条即采取了类似做法。另外，“单位应当自收到报告之日起两个月内给予书面答复”，在企业实务工作中，2个月的期限太短，尤其对于中兴通讯这类专利申请量比较大的公司。另一方面，在电子化办公的环境中，要求必须给予书面答复的规定也不合理，应允许以电子方式进行通知。

　　其次，条例第三章规定了很多时间性要求，规定时间内未答复则默认同意报告人的意见，对此企业很难一一满足，将会给实际操作带来巨大的人力和时间成本，此外，第十条中针对发明人的报告期限也并不合理。发明人在完成发明创造后，应当在合理的时间内及时向单位报告该发明，发明人延迟报告有可能会造成发明丧失新颖性，不利于专利申请和及时实施，因此，缩短发明人报告期无论对于发明人或单位、无论该发明是否申请专利都有积极的作用。

　　再次，条例第十五条规定：“单位拟停止职务发明的知识产权申请程序或者放弃职务发明的知识产权的，应当提前一个月通知发明人。发明人可以通过与单位协商获得该职务发明的知识产权申请或者知识产权，单位应当积极协助办理权利转移手续。发明人依照前款规定无偿获得有关权利后，单位享有免费实施该职务发明或者其知识产权的权利。”单位作为职务发明的专利申请人或者专利权人具有完整的处分专利申请或专利权的权利，对是否停止或者放弃知识产权会基于充分的考虑，如果每一项都提前一个月通知发明人并与有需求的发明人沟通协商，这会给企业带来不必要的成本和精力。

　　而实际上，中兴通讯内部制定了完善的知识产权申请及维护流程和制度，符合企业自身的实际，是多年实践得出的经验。

　　三、对职务发明人的奖励和报酬硬性规定是否合理

　　条例第十七条规定：“单位就职务发明获得知识产权的，应当及时给予发明人奖励。单位转让、许可他人实施或者自行实施获得知识产权的职务发明的，应当根据该发明取得的经济效益、发明人的贡献程度等及时给予发明人合理的报酬。”该条例利用了第十七到二十七详细规定了奖励、报酬、补偿制度，明确了奖励、报酬、补偿条件、标准、支付形式、期限等。

　　单位可以根据发明取得的经济效益、发明人的贡献程序等评价标准给予发明人合理的报酬，但在实务操作中，上述两项评价指标操作复杂，难度很大，不利于实际执行。规定具体的比例、数据在实践中将很难得到执行，并且引发大量的计算方式、计算程序、金额等方面的争议与纠纷，使单位疲于应付，最终会严重损害单位申请专利、进行专利保护的积极性。

　　对于专利申请量比较大的公司，针对每件专利申请都必须听取职务发明人的意见，这也会给公司将带来沉重的成本负担，也不利于统一标准。因此，如果单位制定了具体的规章制度，只需要要求单位在制定相关规章制度时听取发明人意见即可，而无需针对个案听取意见。针对特殊情况，也可以采用约定的形式。

　　针对“单位应当将知识产权的收益情况通知发明人”，实践中不具有可操作性，同时有可能会影响企业正常的生产经营活动。

　　首先，对于计算机、信息技术、电子通信等特殊行业而言，每件产品上面可能用到很多专利，每件专利的经济价值也难以评估，因此，计算每件专利获得的经济效益不太现实。

　　其次，单位在转让、许可他人实施专利的信息都属于商业秘密，此条款有可能会造成发明人滥用该知情权而影响了企业正常的经营活动。因此，企业与发明人之间可以以约定的方式来保证发明人的知情权，又不影响企业的正常生产经营活动。

　　最后，单位自行实施、许可、转让职务发明的经济效益不可能一一通知职务发明人，很多企业为上市公司，上述信息的提前披露将会导致企业违反上市公司监管规定。

　　四、对于约定优先原则的限定性规定是否合理条例第十八条第二款规定任何取消发明人根据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效。

　　首先，无论是本条例还是专利法实施细则对于职务发明都规定了约定优先原则，符合企业的实际管理运营。

　　其次，本款中“不合理条件”表述不清，企业在制定相关规章制度时很难把握，且易导致纠纷。

　　综上，作为自主创新的企业主体，中兴通讯期望《职务发明条例草案（送审稿）》在最终审议阶段能够进一步平衡企业与职务发明人的利益，从而更好的促进创新能力。同时中兴通讯也将遵循条例保护创新的精神，继续保护职务发明人的权益，努力提升自主创新能力。

　　文／王素燕、方东，中兴通讯知识产权经理