专利审查中新颖性和创造性听证原则适用问题的探究

　　专利审批机构在实质审查程序中正确适用听证原则、准确把握驳回时机对专利申请的高质量、高效率审查具有重要意义。《专利审查指南》明确了发明实质审查程序中的三个原则，即请求原则、听证原则、程序节约原则。在驳回申请的条件中，《专利审查指南》指出在听证原则的基础上还应兼顾程序节约原则。具备新颖性和创造性是专利申请获得授权的重要实质性条件。在被驳回的申请中，具体理由常为不具备新颖性和创造性。新颖性和创造性虽然在专利法体系中分处不同的条款，但二者之间却存在密切的联系。这一联系导致在驳回申请时如何合理适用听证原则存在一些值得探讨的地方。

　　一、听证原则与程序节约原则

　　1、听证原则

　　听证程序起源于英美法系的自然公正原则，自然公正原则的基本含义是：（1）任何人或团体在行使权力可能使别人受到不利影响时必须听取对方意见，每个人都有为自己辩护的权利；（2）任何人或团体不能作为自己案件中的法官。其中第（1）点即意味着听证原则，该原则奠定了近代以来听证制度的理论基础。听证最初源于司法领域，后逐渐扩展至立法领域和行政领域，称之为立法听证和行政听证。行政听证制度是听证制度的一个重要分类。美国是最早在法律上确立行政听证制度的国家，1946年的《联邦行政程序法》规定：“凡行政机关作出涉及公民利害关系的行政决定，包括制定行政规章和行政裁决，都应当给予利害关系人陈述意见的机会，除非法律有例外的规定”。行政听证是行政主体执法行为的程序化，体现出法律对行政行为之程序正义的诉求，其是指行政机关在做出重大的、影响相对人权利义务关系的决定之前，听取当事人陈述、申辩和质证，然后根据双方质证、核实的材料做出行政决定的一种程序。行政听证程序的目的在于弄清事实、发现真相，给予当事人发表意见的机会，设定行政听证程序的根源在于限制公权力、保护私权利。

　　我国《专利法》第37条规定：“国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。”《专利法》第38条规定：“发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。”《专利审查指南》第二部分第八章第2.2节对听证原则作出了进一步规定，即：“在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会，即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。”

　　2、程序节约原则

　　专利审批意义上的程序节约原则是行政程序中效率原则的体现。行政行为应当用最短的时间、最少的物力和财力取得最理想的行政结果。但是，由于行政主体处于主导地位，有时行政主体以提高行政效率为名，减少或免除自己行政程序的义务，限制或剥夺行政相对人的程序权利，增加自己的自由裁量权，使效率成为“专制”的借口。因此在适用效率原则的同时，要避免行政机关对其滥用。基于此，《专利审查指南》第二部分第八章第2.2节规定：“在对发明专利申请进行实质审查时，审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之，审查员要设法尽早地结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。但是，审查员应当注意，不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。”

　　3、“同类缺陷”与驳回时机

　　听证原则是对专利审查程序中公正性的要求之一，而程序节约原则是对专利审查程序的效率作出的要求。在专利审查中，听证原则的适用并非是绝对的。专利审查作为一种行政程序与其它行政程序一样，在保证公正性的前提下也要考虑行政效率。《专利审查指南》第二部分第八章第6.1节规定：“如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。”

　　由此可见，专利实质审查中对于听证原则采取了有限适用的态度。即并非任何时候，审查员在作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据都必须在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。对于已经在之前告知过的缺陷，如果在之后的修改中再次涉及同类缺陷的，审查员可以用已通知过申请人的理由和证据对专利申请予以驳回。《专利审查指南》中的上述规定还引出了一个概念，即“同类缺陷”。为了更准确地把握驳回时机，以保证申请人获得公正且高效的审查结果，有必要对“同类缺陷”进行讨论。对于“同类缺陷”，《专利审查指南》并未给出明确定义。审查实践中，对“同类缺陷”的普遍性理解是指专利法及其实施细则中同一法律条款下的法律问题。例如：《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性，《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，《专利法》第二十六条第三款规定的说明书充分公开，《专利法》第三十三条规定的修改不得超范围等。由于法律条文本身所具有的体系性和逻辑性，上述对“同类缺陷”的理解具有一定的合理性。

　　二、新颖性和创造性

　　新颖性和创造性是专利法的重要核心，在专利法中有着举足轻重的地位，二者同为申请授予专利权的必要条件，也同属于《专利法实施细则》第五十三条规定的驳回发明专利申请的情形。《专利法》第二十二条第二款规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

　　《专利审查指南》第二部分第三章和第四章中分别给出了新颖性和创造性的审查基准。审查新颖性时，应当根据以下原则进行判断：（1）同样的发明或者实用新型；（2）单独对比。其中，同样的发明或者实用新型是指，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。其中，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

　　通过新颖性和创造性审查基准的比较可以看出，二者在专利申请相对于现有技术（不考虑抵触申请的情形）时的审查基准并不相同。这在一定程度上支持了新颖性和创造性不属于“同类缺陷”的观点。

　　三、新颖性和创造性“同类缺陷”的讨论

　　新颖性和创造性虽然分属于不同的法律条款，且审查基准也不相同。但是二者之间具有内在的关联性。专利法的立法宗旨是保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。专利申请人以新技术的公开来换取一定时期内该技术的法律保护，其所公开的技术要对现有技术做出至少一定程度上的贡献，其既不能是已经存在的技术，也不能是在现有技术的基础上进行显而易见的改进。也就是说，该技术必须是新的并且具有一定的创造高度，从而才能满足专利法中新颖性和创造性的要求。可见，新颖性和创造性被用来检验专利申请对现有技术的贡献程度。若申请的技术方案对现有技术的贡献为零，则其不具有新颖性；若申请的技术方案对现有技术虽有贡献，但贡献的程度太小，则其不具有创造性。因此，在逻辑上，不具备新颖性的申请也一定不具备创造性。

　　正是由于新颖性和创造性的这一内在联系，在某些特定的情况下，对“同类缺陷”的认定存在着争议，而“同类缺陷”认定结果的不同往往直接导致对是否满足驳回条件认定结果的不同。通常情况下，如果认定为“同类缺陷”，那么审查员可以用已通知过申请人的理由和证据驳回申请；反之则由于不满足听证原则的要求，不能驳回申请。

　　例如，审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性；而后申请人将说明书中的某个技术特征加入到权利要求1中作为修改后的申请文件；审查员在第二次审查意见通知书中指出现权利要求1相对于对比文件1是显而易见的，不具备创造性；此时申请人再将说明书中的另一个技术特征加入到权利要求1中；但是第二次修改后的权利要求1相对于对比文件1仍然不具备创造性。这时，按照“同类缺陷”的通常理解，新颖性和创造性不是同类缺陷，由于在审查过程中两次通知书所针对的事实均发生了改变，虽然两次通知书中证据没有变化（均为对比文件1），但其理由发生了改变（第一次通知书中的理由是不具备新颖性，第二次通知书中的理由是不具备创造性）。因而此时既不符合听证原则，也不满足《专利审查指南》第二部分第八章第6.1节关于“同类缺陷”驳回时机的规定，因此不能驳回该申请。审查员需要继续发出第三次审查意见通知书继续指出修改后的权利要求1相对于对比文件1仍不具备创造性。这一做法充分遵循听证原则，最大程度上保证了程序上的公正，同时这也是专利审批部门现行的规范性做法。

　　但是，通过之前讨论可知，不具备新颖性的申请也一定不具备创造性，如果第一次审查意见通知书中的理由是不具备新颖性，那么该申请此时也一定不具备创造性，所以从本质上讲可以认为申请人的两次修改均没有克服权利要求1相对于对比文件1不具备创造性的审查意见，从而满足了关于“同类缺陷”驳回时机的规定，可以驳回该申请。特别是对于一个没有授权前景的申请，采取这一处理方式显然在保证公正的同时节约了审查程序，从而提高了审批效率。按照现行的规范性做法，即认为理由发生改变，不满足驳回时机，那么为了严格满足听证原则的要求审查员还需要再次发出审查意见通知书继续指出创造性的问题。

　　对于一个本身创新高度较低且不具有授权前景的申请，审查员一而再再而三地的与申请人探讨新颖性和创造性的问题显然是不必要的。在这个案例中，前两次通知书关于新颖性和创造性的讨论实际上已经给了申请人足够的听证机会，已经从实质上和程序上保证了专利审批的公正。而片面、刻板地追求纸面上的听证原则无疑是徒劳的，不仅对案件的审查结果不会产生本质上的影响，而且还无谓地延长了审查程序。

　　当然，并非在任何时候新颖性和创造性都可被认为是“同类缺陷”。至少在满足以下条件时，二者才可以被认为是“同类缺陷”。第一，作为证据的对比文件应该是现有技术，而不能是抵触申请。因为根据我国现行规定作为抵触申请的对比文件不能用来评价发明的创造性。第二，新颖性问题要出现在创造性问题之前。因为如果在指出某个技术方案不具备创造性时，往往隐含着该技术方案是具备新颖性的，所以在之前已经认可新颖性的基础上，之后根据同一证据无法再对新颖性进行否定。第三，专利申请无授权前景。对于某些技术内容或撰写方式较为复杂的案件，有时虽然申请人已经先后答复了新颖性和创造性的审查意见，且仍没有克服创造性的缺陷，但此时若专利申请中还有可被授权的内容或申请人通过进一步的修改可以克服创造性的缺陷，那么从整体上节约审查程序（包括实审程序和复审程序）的角度出发，审查员应该再给申请人一次克服创造性缺陷的机会，以兼顾听证原则和程序节约原则。

　　四、结论

　　听证原则和程序节约原则体现的是法律两大基本原则：公正和效率。听证原则保证了法律的正义，但缺乏效率的正义是不可取的，正如一句法律谚语所言：“迟来的正义不是正义”。毫无实际意义地延长审查程序会增加行政成本、浪费社会资源、并且无形中也是在浪费申请人的时间和精力。

　　随着我国专利申请量的激增，在要求专利审批程序把握实质、注重效率的背景下，在特定前提下将本来具有深刻内在逻辑关系的新颖性和创造性划为“同类缺陷”，以更加合理的方式适用听证原则，在实质审查中具有一定的现实意义。