结合司法实践探析《商标法》修改相关问题

　　2018年3月，国家知识产权局商标局（原国家工商行政管理总局商标局）发布公告，将启动新一轮商标法修改工作，并向社会公众征集意见。现行《商标法》是2013年8月通过的，它规范了商标申请程序，便利了商标申请注册，提高了商标专用权保护水平，确立了有利于维护商品流通秩序的商标使用机制，取得了明显的效果。1但是，新《商标法》实施后也存在一些突出的问题，例如商标恶意抢注、商标囤积、恶意异议等现象没有得到根本遏制。本文在结合司法实践的基础上，分析现行《商标法》存在的一些问题，意图为《商标法》修法提供可行建议。

　　一、第7条：诚实信用原则条款

　　（一）第7条的问题

　　2013年《商标法》修改时增加了诚实信用原则，即第7条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”诚实信用原则入法是2013年《商标法》修改时知识产权法律界一致倡导的，但是当时将诚实信用原则作为无效或异议条款固定下来的建议，却没有被立法采纳。最后通过的《商标法》将诚实信用原则作为申请注册和使用商标的一般原则，导致了诚实信用原则在适用时的障碍：法官在审理异议与无效案时，原则上只能适用《商标法》第33条的异议条款和第44、45条的无效条款，而诚实信用原则因没有规定在这些条款中，因此无法直接适用诚实信用原则来处理异议、无效案件，2这十分不利于遏制商标囤积等其他条款所无法调整的不当注册行为。目前对于商标囤积等行为，适用的主要是不良影响条款（第10条1款8项）或是欺骗或者不正当手段条款（第44条第1款），但这两条款在适用时都存在障碍。不良影响是指商标标志本身会造成不良影响，恶意囤积商标者即使囤积的商标再多，如果商标本身不存在不良影响，原则上也不属于不良影响条款调整的范围。而欺骗或者不正当手段是无效条款，商标局在初审及异议案件审查时是不能适用的。

　　（二）修改建议

　　在将现有条款进行扩大解释会造成适用上的困难的情况下，《商标法》修改时应当落实诚实信用原则无效及异议条款的地位，将其作为商标授权确权时的实体条款，规定在商标异议、无效条款中。

　　二、第10条第2款：地名条款3

　　（一）第10条第2款的问题

　　《商标法》第10条第2款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外，已经注册的使用地名的商标继续有效。”这条规定在适用上可能存在的问题是：

　　第一，县级以下行政区划的地名和非公众知晓的外国地名并没有被规定在该条款中，那么县级以下行政区划的地名和非公众知晓的外国地名是否能作为商标注册？如果不能，适用哪个条款合适？

　　第二，根据前款规定，“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标”，这意味着不仅禁止地名作为商标注册，也禁止地名作为商标使用，这一规定是否合理？

　　对法律的解释应当从立法目的出发，追寻立法者的立法原意。之所以要规定第10条第2款，是因为如果将地名作为商标，会让相关公众认为它标示的是商品的产地来源，缺乏显著性，不能被相关公众识别，因此不能作为商标。同时，如果允许地名注册，将排除本地其他同业经营者的使用，垄断了地名的利益。从立法目的出发，县级以下行政区划的地名以及非公众知晓的外国地名也可能存在缺乏显著性以及垄断地名利益的问题，因此也不宜作为商标注册。而如果地名通过长期的使用可以为公众识别，从而获得显著性，当然可以作为商标注册。

　　但根据现行法的规定，印象丽江、上海故事、北京奔驰等包含地名的商标虽然可能具有较高知名度从而会被消费者作为商标识别，但因为丽江、上海、北京都是县级以上的行政区域，故除非将其解释为具有其他含义，或认为该条款只适用于仅由地名构成的商标，否则上述商标很难获得注册。在实践中，法官显然已经认识到这个问题，因此法官在适用该条款时只能想尽办法对地名的其他含义进行解释，或者严格该条款的适用条件，以得出公平的结论。这说明该条款在适用中是存在一些问题的。

　　（二）修改建议

　　实际上，地名条款完全可以放入《商标法》第11条中。根据第11条的规定：“下列标志不能作为商标注册：……（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；……前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”地名属于商品的一种特点，它是对商品产地这种特点的描述，即使作为地名的商标实际不是对产地的描述，相关公众也可能认为它是对产地的描述。而《商标法》第11条的规定与地名条款的规定立法目的都是排除将缺乏显著性的对商品特点的描述注册为商标。因此，在《商标法》修法中，应当直接删去第10条第2款的前述部分规定，将第11条修改为：“（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地及其他特点的”，就可以较好地解决地名条款现存的问题。

　　三、通用名称条款4

　　《商标法》第11条第1款（1）项规定：“仅有本商品的通用名称的不得作为商标注册，但是经过使用取得显著特征并且便于识别的除外。”此条的问题在于：是否有任何一个通用名称，通过使用能够获得显著性？从日常经验来讲，似乎找不到这样一个例子。例如手机是个通用名称，当“手机”这两个字出现在手机上时，即使这个手机销量甚巨，“手机”这两个字也不可能被识别为商标而获得显著性。《商标法》的此项规定缺少适用空间。因此，在商标法修法时，建议将第11条第1款（1）项中的“通用名称”删去。

　　四、第13条：驰名商标保护条款

　　（一）第13条的问题

　　《商标法》第13条规定的是驰名商标保护的问题，其中第2款规定的是未注册驰名商标的同类保护问题；第3款规定的是已注册驰名商标的跨类保护问题。2013年《商标法》修改时没有修改实质内容。此条的问题体现在：

　　第一，对第13条第3款中“误导公众”的认定，商标行政机关与司法机关标准不统一。

　　关于第13条第3款的“误导公众”，最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标若干问题的解释》）第9条规定了三种详细的认定情形：（1）减弱驰名商标的显著性，即驰名商标的淡化；（2）贬损驰名商标的市场声誉，即驰名商标的丑化；（3）不正当利用驰名商标的市场声誉。这个规定实际上来源于欧盟。表面看来，这三种情况的分类在逻辑上存在重复。驰名商标的淡化和丑化是从客观后果的角度分类，而不正当利用驰名商标的市场声誉是从主观恶意的角度分类，似乎“不正当利用驰名商标的市场声誉”这一规定没有存在的必要性。但实际上，“不正当利用驰名商标的市场声誉”的规定具有十分重要的价值。在某些案件中，确实存在被告申请人注册的商标既不淡化又不丑化驰名商标但是却不正当利用驰名商标的市场声誉的情形。实际上，“不正当利用驰名商标的市场声誉”规定是遏制恶意注册的有效手段。

　　虽然《驰名商标若干问题的解释》是民事案件司法解释，但是在司法实践中，为了保持审判标准的统一，法官在审判涉及第13条3款相关行政案件时，一定会适用第9条的规定。不过，因为《驰名商标若干问题的解释》是司法解释，对商标行政机关没有约束力，并不是必须适用，因此可能会出现法院和商标行政机关适用标准不一致的问题，造成不必要的行政和司法资源的浪费。因此，在修改时如何统一商标行政机关和司法机关在驰名商标保护上的适用标准，也是需要考虑的问题之一。

　　第二，不能解决在相同、类似商品申请注册的商标对驰名商标的淡化问题。

　　第13条第2款仅仅规定了“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”，但是在实践中，存在同类商品不会产生混淆但会淡化的情况。例如图一两个商标，左边是诉争商标，右边商标是驰名商标路易威登（LV）。这两个商标如果同时使用在皮包上，且售价相差甚远，则虽然不会产生混淆，但却会减弱右边商标的显著性，构成淡化。但是因同类淡化问题并未被明确规定在法律中，因此，法官在裁判此类案件时，既不能适用第13条第2款，也不能适用第13条第3款，只能依据对现有法律规定的逻辑解释以解决该问题，这一情形有必要在此次修法中予以解决。

　　第三，第13条第2款和第13条第3款“混淆”和“误导公众”的关系不明。

　　《商标法》第13条第2款使用的是“混淆”的概念，而13条第3款使用的是“误导公众”的概念。从立法技术上讲，同一部法律对相同的概念应当使用相同的术语。这个角度看，“混淆”和“误导公众”似乎不是一个概念。但是在实践中，“混淆”和“误导公众”的区别又不明显，这给司法实践带来了很大的困扰。实际上，从立法者的原意出发，这里的“混淆”和“误导公众”应当是一个概念，具有相同的意义，在修法中应当统一。

　　（二）修改建议

　　基于以上论述，在《商标法》修改时，应当将13条第2款和13条第3款的“混淆”和“误导公众”的用语相统一，同时将“淡化、丑化及不正当利用市场声誉”三种情形进行明确规定，其中淡化需要包括同类淡化的情形。

　　五、第30条、31条：驳回商标注册申请条款及申请在先原则条款

　　（一）第30条、31条的问题

　　2013年《商标法》修改时，第30条、第31条只是修改了序号，内容未作修改。第30、31条的问题在于，是否将混淆作为商标注册的判断标准。

　　从第30、31条的规定来看，两条款仅仅提及了相同或者类似的商品、相同或者近似的商标这两个概念，却并没有提及混淆。这就导致法官在适用法律时，需要将混淆要件解释进第30、31条中，适用的法律依据通常是《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）中有关类似及近似的规定，其采用的逻辑是“足以导致误认的商标就是近似”“足以导致混淆的商品或服务就是类似”。从逻辑上看，商品或者服务即使再类似也不会产生混淆，例如矿泉水和可乐、桌子和椅子，消费者不会将上述商品相混淆。司法解释中之所以作此规定，并非制定者不清楚这一逻辑关系，而是因为需要将混淆要件考虑进来，否则将有悖《商标法》的基本原理。这一情形说明在商标无效及异议案件未规定混淆要件，已为法律适用带来了障碍。

　　此外，之所以需要将混淆要件在上述条款中予以明确，另一重要原因在于，除商品的相同和类似、商标的相同或者近似外，还有其他一些重要因素会影响混淆的判断，例如商品的特点、地域等。图二可以说明商品特点对判断混淆的重要性。右图是诉争商标、左图为引证商标，两商标有一定的近似程度。该案中对于混淆的考虑便不能忽视其商品特性，因两商标均是注册在手表上的，消费者很难注意到二者在细节上的差异，故上述近似程度容易足以导致混淆。

　　地域因素对判断混淆也很重要。图三所示的两个商标宾王与洛宾王有一定的近似程度，但因骆宾王属于公众熟知的唐朝诗人，因此，基于含义的认知，公众通常不会将其与宾王相混淆。但是如果考虑到这两个商标的商标申请人和引证商标所有人都在浙江义乌，而在浙江义乌宾王等同于洛宾王，便很容易认定混淆可能性的存在。

　　因此，现行法将商标相同或者近似、商品相同或者类似作为判断商标是否可注册的标准并不合理，有必要将混淆作为商标注册的判断标准。

　　（二）修法建议

　　在《商标法》修改时，应当比照第57条的规定，将30条调整为：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似，容易导致混淆的，由商标局驳回申请，不予公告”。将第31条调整为：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册，容易导致混淆的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告”。

　　六、第57条：侵犯注册商标专用权条款

　　（一）第57条的问题

　　《商标法》第57条是商标专用权民事保护条款，其问题体现在两方面：

　　第一，第57条第1款规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。这里之所以没有明确混淆的要件，可能是由于相同商品、相同商标的情况通常会被认为必然存在混淆情形。但实际上，在特殊情况下，也可能出现不混淆的情况。较为典型的例子是贴牌加工行为，因为贴牌加工的商品不会在中国境内销售，因此，虽该行为可以认定是商标使用行为，但却不会造成相关公众混淆，从而不构成侵权。可见，相同商品、相同商标的情形下并非不考虑混淆，而只是推定混淆，如果有反证可以推翻这一推定，则仍应认定不存在混淆的可能性。这也是57条第1款与第2款的重要区别。

　　第二，没有规定驰名商标的侵权条款。驰名商标的保护是商标民事保护制度重要的部分之一。虽然法官可以通过民事司法解释来对驰名商标侵权问题进行裁判，但商标行政执法却欠缺解决驰名商标侵权问题的法律依据。因此，在《商标法》修改时，应当考虑完善驰名商标的侵权条款。

　　（二）修改建议

　　首先，将第57条第1款第（1）项规定为：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，容易导致混淆的。”

　　其次，将《解释》第1条第2项和第2条以及《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条“淡化、丑化、不正当手段利用市场声誉”的规定纳入《商标法》，作为驰名商标的侵权规则。

　　七、第59条第3款：商标先用抗辩条款5

　　（一）第59条第3款的问题

　　第59条第3款先用抗辩条款是2013年《商标法》修法时新加入的条款。该条款的问题在于，判断被告行为是否可以适用先用抗辩，需要同时考虑两个时间点，即原告商标的申请日以及原告的实际使用日。换言之，被告的使用不仅要早于商标权人的申请日也要早于商标权人使用该商标的日期。之所以这样规定，是为了排除被告具有恶意的情形。如果仅以申请日为标准，便存在被告在原告商标通过使用取得一定的知名度之后基于搭便车的目的而使用原告商标的可能性。如果仅以申请日作为先用抗辩的时间点，可能使得被告恶意使用行为被认定符合先用抗辩的要件，从而无法被有效制止。但是，第59条第3款的规定也可能殃及一些善意的商标使用人。在一些情况下，被告确实不知道原告已经使用了此种商标。一般在原被告地域较远、商标是现有词汇的情况下，这种巧合比较容易发生。此时被告的使用行为虽晚于原告使用行为，但其主观并无恶意，如果仍认定其行为构成侵权，显然缺少合理性。

　　（二）修改建议

　　在《商标法》修改时，可以考虑将使用日的规定删去，仍以申请日作为判断的时间点，但为了预防恶意抗辩，应当加入由被告证明其没有恶意的条款，这样就能较好解决“错杀无辜”的问题。

　　芮松艳 北京知识产权法院法官