EPO审查指南中的“功能性特征”及其对我们的启示

　　最高院2016年出台的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称《法释2016》）第八条，对权利要求中“功能性特征”做出了新的解释。其中除了对“功能性特征”做出明确定义之外，还将该“功能性特征”的内容解释为“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”。

　　与2009年制定的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《法释2009》）第四条“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”相比，两者的表述方式有所不同，即以实现该功能的“不可缺少的技术特征”替代了该功能的“具体实施方式”。这种修改一方面纠正了以实施例作为对比对象的不当，另一方面也从字面上消除了《法释2009》中第四条与第五条（“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”）之间的矛盾，但笔者仍有两点不解之处。

　　第一，权利人将“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”“纳入专利权保护范围”，无疑是以“不可缺少的技术特征”的形式纳入的；而《法释2016》第八条中的“不可缺少的技术特征”也正是对“在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”的归纳。

　　“纳入”与“解释”只是方式不同而已，实质都是对原权利要求内容的补充。《法释2016》第八条与《法释2009》第五条之间是否仍存在冲突？

　　第二，《法释2016》第八条中，将“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”排除在“功能性限定”之外，这就意味着需要进行解释的“功能性限定”，只涉及从权利要求中解读不出其具体实施方式的“功能性限定”。

　　这种“解读不出其具体实施方式的”“功能性限定”是否满足“清楚”的要求？

　　众所周知，权利要求的“清楚”是授予其专利权的基本条件。对于其中所使用的“功能性特征”也不例外。

　　2014年笔者曾就“功能性限定”的使用及解释问题发表过一些看法1。文中建议，“在《专利审查指南》中明确规定：当申请人采用功能性限定时，必须在权利要求书中对实现该功能的各具体实施方式分别做出限定”，以避免人民法院事后再对该“功能性限定”进行解释。

　　当下，业内对“功能性限定”的认识仍存在一些分歧。为了寻根求源，笔者进一步研读了2017年11月版《欧洲专利局审查指南》（Guidelines for Examination in the EPO November 2017，以下简称《欧洲指南》）中与“功能性特征”相关的章节。现将有关内容引述如下，供各位参考。

　　《欧洲指南》的有关规定

　　《欧洲指南》F部涉及专利申请文件的撰写，第四章涉及权利要求部分。该章系依据《欧洲专利公约》第84条（“权利要求书限定了寻求专利保护的范围，应当清楚、简明而且得到说明书的支持”）对权利要求书撰写提出的要求。

　　需要说明的是，在我国《专利审查指南》以及最高院《法释2016》中，对“功能性特征”和“效果特征”并未以加区分，而是将它们捆绑在一起作为同一个概念并做出了规定；而《欧洲指南》则将“功能性特征”（functional features）与“效果特征”（result to be achieved）进行了区分，并分别做出了规定。

　　至于《欧洲指南》为何将“功能性特征”与“效果特征”进行区分，后文将给出答案。

　　根据《欧洲专利公约》第84条的要求，任何一项权利要求必须满足“清楚及支持”的要求。故《欧洲指南》第四章第4.5节（“基本技术特征”）首先针对权利要求提出了如下要求：

　　“权利要求所限定的保护范围必须清楚，这意味着一项权利要求不仅能够让人读懂其技术要点，而且必须清楚地限定该发明的全部基本技术特征，如果独立权利要求缺少基本技术特征则不符合清楚及支持的要求。”2

　　何为“基本技术特征”？第四章第4.5.2节（“基本技术特征的定义”）做了如下解释：

　　“权利要求中的基本技术特征是指为解决说明书所述技术问题、实现其技术方案的技术效果所必须的技术特征，因此独立权利要求应当包含说明书明确记载的、实现该发明所必须的所有的技术特征。”3

　　根据上述解释，该“基本技术特征”即相当于我国《专利法》第二十条所称的“必要技术特征”（《专利审查指南》将“必要技术特征”解释为“为解决其技术问题所不可缺少的技术特征”4）。

　　针对权利要求中使用的“功能性特征”及“效果特征”，《欧洲指南》分别做出如下规定：

　　（一）针对“功能性特征”

　　1.允许功能性特征的使用，但有前提条件。在第四章第2.1节（“技术特征”）中规定：

　　“权利要求书中并非所有的技术特征都必须以结构特征的形式来描述，只要本领域技术人员凭借所提供的实现该功能的具体方式、无需创造性劳动就可以实现该功能，便可以使用功能性特征。”5

　　请注意，这与《法释2016》对“功能性限定”的定义恰好相反。

　　2.第四章第6.5节（“功能性特征的定义”）又对使用“功能性特征”的情况做出了如下具体规定：

　　“权利要求可以采用功能性的方式，即以功能性特征的形式对一个技术特征做概括性的限定。即使说明书中仅给出了一个实施例，但只要本领域技术人员由此可以想到实现该功能的其他替代方式，就可以使用功能性限定。例如权利要求中的‘终点位置探测装置’可以得到使用限位开关的唯一实施例的支持。很明显，本领域技术人员都清楚，还可以采用‘光电管’或‘应变仪’等来代替限位开关。一般来说，如果整个说明书给人的印象是一个功能是通过一种特定的方式来实现的，由此不会联想到使用其它替代方式，在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不允许的。此外，如果说明书仅仅以含糊的方式宣称还可以用其他方式来实现，但未足够清楚地说明具体是如何实现的，则属于公开不充分。”6

　　换言之，使用“功能性特征”的目的是为了对多种实施方式进行概括，如果“一个功能是通过一种特定的方式来实现的”，则不允许使用“功能性特征”。

　　3.在第四章第4.1节（“清楚”）对此又做了进一步规定：

　　“就功能性限定而言，确保其在权利要求中的保护内容清楚是最为重要的。因此，必须做到使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚权利要求中每一个特征的含义，参见第4.2节。”7

　　4.第四章第4.2节对此做了进一步解释：

　　“应当按照所属技术领域中对词语通常的理解来确定权利要求中各词语的含义及其涵盖范围，除非在特殊情况下，说明书通过明确的定义的方式或其他方式赋予该词语一个特定的含义。一旦这种特定的含义被采用，审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义。”8

　　（二）针对“效果特征”

　　一般情况下不允许在权利要求中使用“效果”来限定发明的保护范围，但有两种情况除外。第四章第4.10节（“所实现的技术效果”）对这两种情况分别作出了说明和规定。

　　第一种情况是，所述的“效果”不相当于发明“要解决的技术问题”，而且除了采用“效果特征”进行限定之外，无法用其他方式进行限定的情况。

　　“权利要求所限定的范围必须如同发明所允许的范围一样。一般来说，在权利要求中试图用所产生的效果来限定发明的保护范围是不允许的，尤其是当该效果仅仅相当于对所述技术问题所提出的要求时。然而，当该发明只能采用该方式限定、或者采用其它方式不如该方式可以更准确地限定保护范围时，同时对于本领域技术人员来说，该效果借助于试验或说明书的说明或公知常识，无需付出过度的工作即可以直接且明确得到证实时，才允许使用效果限定的方式。”9

　　第二种情况是，当“效果”相当于发明“要解决的技术问题”时，虽然也允许使用“效果特征”进行限定，但权利要求中必须记载实现该效果所必须的基本技术特征。具体规定如下：

　　“然而，如果用结果对产品进行限定、而该效果又相当于该申请要解决的技术问题时，则与上述情况有所不同。依据判例法，独立权利要求必须写明与发明主题有关的全部技术特征，以符合公约第84条的要求。”10

　　“一项专利的技术贡献体现在为解决申请中所述技术问题而提供的技术特征的组合上，因此，如果独立权利要求中采用了效果的方式对产品进行限定，而且该效果又对应于专利申请中所要解决的技术问题，则权利要求中必须记载实现该效果所必须的基本技术特征。”11

　　（“基本技术特征”的定义如前文所述，相当于《法释2016》中的“实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”，按照《欧洲指南》的规定，该特征必须记载在权利要求中）

　　（三）《欧洲指南》在第四章第4.10节（“所实现的技术效果”）还特别强调了“效果特征”与“功能性特征”之间的区别：

　　“应当注意，上述采用效果方式进行限定与采用功能性特征进行限定的要求是不同的。”12

　　这正是《欧洲指南》将“功能特征”与“效果特征”加以区分的原因。

　　笔者将《欧洲指南》的上述要求概括如下：

　　权利要求中使用“功能性特征”或“效果特征”时，必须满足“清楚”的要求，即“使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚权利要求中每一个特征的含义”，该“含义”就是指实现该功能或效果的手段。为此权利要求中一般应当记载实现该功能及效果所必须的基本技术特征。以下两种情况除外：

　　1.“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的”“功能性特征”（《法释2016》中被排除在功能性特征之外的），属于无需再写入基本技术特征的情况；

　　2.所述的“效果”不等同于发明“要解决的技术问题”，而且无法用其他技术特征来限定的，属于无法写入基本技术特征的情况。

　　对我国《专利审查指南》的几点疑惑

　　我国的《专利审查指南》基本上是参照《欧洲指南》制定的，针对“功能性限定”所做的规定也不例外。《专利审查指南》第二部分第二章虽然对《欧洲指南》的上述内容也做了参考和引用，但将两者仔细对比一下就会发现，《专利审查指南》所引用的只不过是《欧洲指南》中的只言片语，并未将其内容完整准确地引入。

　　对照《欧洲指南》的上述内容，笔者存在以下几点疑问：

　　（一）以《专利审查指南》的现行规定为标准，是否可以保证权利要求中的“功能性限定”是“清楚”的？如果授权后权利要求中的“功能性限定”都是“清楚”的，人民法院为何还要用“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”对其做进一步解释？

　　（二）既然“功能性特征”是可以用“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”来解释的，专利授权之前为何不要求申请人将其记载在权利要求书中，而将其留给人民法院作为“解释”的依据？

　　（三）“只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”13这一这段话显然引自《欧洲指南》第4.10节。然而后者是针对“效果特征”中的第一种情况所做的特殊规定。《专利审查指南》中将其作为整个“功能或效果特征”的使用前提，尤其是加在“功能性特征”的头上是否妥当？

　　（四）“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”14的规定，更是与《欧洲指南》上述第6.5节明确规定的“在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不允许的”相冲突。上述规定是否需要做出适当修改？

　　案例分析

　　“电池外壳的制造方法”无效宣告请求案是与“功能性限定”有关的一个典型案例。专利复审委员会对此案先后做出的三份无效审查决定，曾在业内引起过争议。

　　该专利涉及一种制造电池外壳的冲压方法，其权利要求1为：

　　“一种电池外壳的制造方法，其特征在于，包括以下步骤：制备预定长度的管通；用模具把所述管通向两边拉伸成所要求形状的筒体；在筒体的两端部通过焊接、粘接或机械变形方法加上两底板形成一筒形密封电池外壳，所述模具包括斜楔型上模和下模，所述下模主要由斜契型滑块和限位装置组成。”

　　关于“限位装置”，其说明书中仅记载有一句话：“如图3所示，在本发明的实施例中，所用的模具包括上模301和下模，上模301为一斜楔，下模主要由斜契型滑块302和限位装置303组成”。其说明书附图3示出了限位装置303的结构。

　　授权后，一请求人曾向专利复审委员会提出过无效宣告请求。在审查过程中，由于其权利要求1中的“限位装置”含义不清，为便于技术特征的对比，专利复审委员会便依据附图3将“限位装置”解释为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”15。

　　这种“解释”与人民法院的司法解释（说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式）是一致的，但显然与《专利审查指南》的上述解释（“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”）不符，两者之间存在冲突。

　　其后又有两个请求人先后就该专利向专利复审委员会提出了无效宣告请求。对于权利要求1中的“限位装置”，两个合议组均采纳了第一次无效宣告请求中的解释意见，并在此基础上维持该专利有效16。

　　复审委员会的上述审查决定曾引起了社会的争议，并由此引发了业界对“功能性限定解释”问题的讨论。对此最高院在《法释2009》第四条中针对“功能性限定”做出了解释，并于2016年在《法释2016》中对此做出了修正。而《专利审查指南》至今仍保留上述解释，两者之间的冲突仍未消除。

　　参照附图3可知，权利要求1中所述的“限位装置”只不过是申请人对标号为303部件的一个命名。本领域技术人员脱离了附图3的解释不可能知道该“限位装置”究竟是何结构，可见“限位装置”是一个含义不清的词语，否则在上述无效请求案件中，专利复审委员会就无需用附图3对其进行解释了。

　　我们不妨以《欧洲指南》的上述规定作为依据，对该专利的权利要求1略作分析和评述：

　　（一）由于其说明书只提供了一个与“限位装置”有关的实施例，“整个说明书给人的印象是一个功能是通过一种特定的方式来实现的，由此不会联想到使用其它替代方式”。故“在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不允许的”。

　　（二）由于权利要求1中未提供实现“限位”功能的具体方式，故不满足“本领域技术人员凭借所提供的实现该功能的具体方式、无需创造性劳动就可以实现该功能，便可以使用功能性特征”的条件，故不可以使用“限位装置”这一功能性特征。

　　（三）由于在该专利中“限位装置”具有特定的含义，“一旦这种特定的含义被采用，审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义”。

　　基于上述分析，上述权利要求1的保护范围“不清楚”，不应当被授予专利权。

　　试想，如果在该专利的审查过程中，申请人将该“限位装置”的具体结构写入权利要求1中，使其含义清楚，则在后续的程序中就无需他人再对其进行解释了。

　　因此，如何确保权利要求中“功能性限定”的含义清楚是避免后续“解释”、以及解释中出现分歧意见的根本。

　　结语

　　中国《专利法》的制定参照了《欧洲专利公约》，现有《专利审查指南》更是参考了《欧洲指南》的若干相关规定。笔者认为，基于上述渊源关系以及我国在“功能性限定”的审查及使用中所存在的问题，应进一步认真学习《欧洲指南》的有关规定，将其内容准确地引入我国的《审查指南》，不仅是必要的，而且是可行的。

　　张荣彦

　　国家知识产权局 原正部级审查研究员